!!Экзамен зачет 2023 год / Ворожевич. Монография пределы осуществления и защиты исключительного права патентообладателя

Выводы к гл. II

фицированного подхода к пресечению патентных злоупотреблений общей тенденцией в рассмотренных правопорядках является переход к более гибким, многофакторным стандартам оценки поведения правообладателя.

2.Пределы осуществления исключительных прав должны быть установлены в рамках гражданско-правовой институциональной системы, на основе ее принципов и с применением свойственных ей механизмов. При этом патентные злоупотребления должны последовательно выводиться из-под регулирующего воздействия антимонопольного законодательства:

–надлежит последовательно разграничивать злоупотребление доминирующим положением как экономическим господством на определенном рынке и злоупотреблением субъективным правом. Второе должно рассматриваться сквозь призму различных ценностей и функций, которые обусловили предоставление правовой охраны конкретному интересу правообладателей;

– справедливое решение патентного спора, реализация принципа баланса интересов требуют оценки и учета значительно большей совокупности факторов, чем те, которые были учтены в антимонопольных «формулах»;

– функциями ответственности, устанавливаемой антимонопольным законодательством, являются пресечение злоупотребления и наказание виновного субъекта. Тем не менее в случае с нарушением пределов осуществления исключительного права первоочередная задача государственного принуждения заключается в обеспечении взаимодействия субъектов инновационной деятельности, которому препятствует патентообладатель.

3.В качестве нарушений пределов осуществления исключительных прав в лицензионной сфере должны рассматриваться следующие действия правообладателя:

– отказ правообладателя от заключения лицензионного соглашения на справедливых, разумных, недискриминационных условиях, который приведет к причинению существенного вреда (вплоть до блокирования) деятельности иных участников гражданских правоотношений,

атакже в целом инновационному развитию, общественно-публичным интересам;

– установление таких условий лицензионного соглашения, которые повлекут получение правообладателем выгод (конкурентных преимуществ, прибыли), не связанных непосредственным образом с предоставляемым лицензиату правом на использование.

221

Выводы к гл. II

Под подозрение в подобном аспекте должны ставиться прежде всего три группы лицензионных практик:

а) обусловленность передачи прав на ОИС приобретением лицензиатом иных, не охватываемых патентом объектов, навязывание иных, невыгодных, не соответствующих нормальной лицензионной практике условий (ограничений продажи незапатентованных товаров, сделанных на основе запатентованных объектов);

б) навязывание пакета лицензий при заинтересованности лицензиата в получении прав на отдельные ОИС;

в) установление чрезмерных роялти за предоставление прав на использование ОИС.

Условием признания подобных действий правообладателя выходом за пределы осуществления исключительного права должно стать нарушение общественных интересов. Подобное условие будет наличествовать, во-первых, в тех случаях, когда патентоохраняемый объект является так называемым необходимым элементом (essential facility) – объектом интеллектуальной собственности, без использования которого невозможно создать комплексный инновационный продукт; во-вторых, когда такой объект необходим для создания товаров, на которые есть большой потребительский спрос.

4.Основным механизмом пресечения обозначенных выше нарушений пределов осуществления исключительного права в лицензионной сфере должно выступать принудительное лицензирование. В отличие от отказа в защите субъективного права данная мера способна восстановить баланс частных и общественных интересов, связанных с патентоохраняемым объектом: обеспечивается эффективное взаимодействие участников инновационной деятельности, промышленное внедрение патентоохраняемого объекта, правообладатель получает справедливое вознаграждение за использование объекта. В случае принудительного лицензирования есть возможность установления цели, условий, границ, сроков использования патентоохраняемого объекта заинтересованным лицом. Между тем данный институт применим не ко всем патентоохраняемым объектам.

5.Исключительное право функционально детерминировано. Степень господства правообладателя над патентоохраняемой разработкой, спектр доступных ему правореализационных практики варьируются

взависимости от возникающих в отношении таких объектов частных и общественных интересов, оцениваемых с позиции функций патентного права. Так, правообладателю стандрат-необходимого патентного права, по сути, доступна лишь одна форма осуществления

222

ГЛАВА III. ПРЕДЕЛЫ ЗАЩИТЫ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА ПАТЕНТООБЛАДАТЕЛЯ И ДОПУСТИМЫЕ ВОЗРАЖЕНИЯ ОТВЕТЧИКА В СПОРАХ О НАРУШЕНИИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА

§3.1. Пределы защиты исключительного права патентообладателя

1. Формулирование проблемы.

Как было отмечено выше, патентоохраняемые объекты характеризуются свойствами неконкурирующего и неисключающего использования. Принципиально невозможно установить в отношении их фактическое господство, особенно после того, как их сущность была раскрыта неограниченному кругу лиц. Эксклюзивный характер использования разработки в таком случае поддерживается сугубо за счет средств государственного принуждения. При этом особая нематериальная природа патентоохраняемых объектов определяет неприменимость к защите прав на них вещно-правовых способов защиты. Нарушение права собственности состоит главным образом в ограничении возможностей управомоченного субъекта по совершению действий в отношении конкретной вещи: владению, пользованию и распоряжению ею. Способы вещно-правовой защиты направлены на восстановление подобных возможностей: виндикационный иск восстановление, владение и как следствие – пользование; негаторный иск – устранение препятствий к пользованию вещью.

Что касается патентоохраняемых объектов, то, во-первых, они не являются объектом владения. В связи с этим иск об истребовании из незаконного владения в любом случае не может иметь место. Во-вто- рых, с нарушением прав на них позитивное правомочие правообладателя самому использовать патентоохраняемый объект не ограничивается. Поражается его возможность запрещать всем иным лицам использовать соответствующий объект, эксклюзивность использования. В таком

224

§ 3.1. Пределы защиты исключительного права патентообладателя

случае патентообладатель вправе в судебном порядке требовать пресечь действия, нарушающие его право или создающие угрозу нарушения, прекратить использование его объекта. При отсутствии подобной «опции» исключительное право потеряет свою «исключительность»,

ас нею и ценность.

Вто же время, как показал анализ различных недобросовестных стратегий в патентной сфере, патентообладатели достаточно часто используют данный способ защиты в качестве инструмента получения несправедливых выгод и преимуществ. Так, они выискивают пробелы в патентных портфолио инновационных компаний, обвиняют их в нарушении исключительного права на запатентованный объект. Под страхом блокирования выпуска дорогостоящих инновационных продуктов инноваторы идут на любые условия, лишь бы выкупить спорный патент или получить лицензию. Вероятна также ситуация, когда истец, даже если он и не действует заведомо недобросовестно, своим иском (в случае его удовлетворения) о нарушении исключительного права и запрете на использование блокирует бизнес ответчика, причиняя при этом существенный вред общественным интересам.

Реализация правомочия запрета в рамках договорного процесса (посредством отказа в выдаче лицензии) и при защите нарушенного исключительного права (посредством предъявления требования о прекращении использования) по-разному сказывается как на заинтересованном в использовании лице (потенциальном лицензиате(нарушителе), так и на рынке соответствующих инноваций. При однозначном отказе в выдаче лицензии потенциальный пользователь лишается будущих (потенциальных) выгод, связанных с созданием коммерчески привлекательного продукта. При установлении несправедливых условий для выдачи лицензии он несет повышенные расходы и издержки, связанные с получением доступа к разработке. При удовлетворении требования о прекращении нарушения ответчик не только лишается будущих выгод, но и несет потери в виде инвестиций, вложенных им в производство и продвижение инновационного продукта – объекта нарушения. Он вынужден отзывать из оборота и уничтожать целые партии товаров, корректировать производственный процесс, при том что потребители могут уже привыкнуть к его товарам.

Втаком случае к оценке правового конфликта между правообладателем и лицом, заинтересованным в использовании разработки, необходимо подходить с несколько иных позиций. Так, немного забегая вперед, нужно отметить, что в США, например, суды «взвешивают» тяготы, претерпеваемые патентообладателем в связи с нарушением,

225

Глава III. Пределы защиты исключительного права патентообладателя

и возможные потери нарушителя от наложения на него судебного запрета. В лицензионной сфере подобный критерий не рассматривается.

С другой стороны, важно учитывать, что в случае с отказом в выдаче лицензии мы имеем дело с заинтересованным лицом, действующим правомерно: он не стал самовольно использовать разработку, а обратился к правообладателю за лицензией. Между тем в отношении запрета на использование речь идет все же о нарушении исключительного права. Правопорядки (немецкий, австрийский), абсолютизирующие господство патентообладателей, при установлении факта неправомерного использования объекта встают на сторону правообладателя. При этом институт принудительной лицензии они в принципе готовы признать и использовать в ограниченном виде.

Наконец, следует отметить, что в случае отказа от заключения лицензионного соглашения правообладатель занимает в известной мере пассивную позицию, в связи с чем (если сам он тем более не использует ОИС и не является конкурентом потенциального лицензиата) крайне сложно определить, на достижение каких целей направлено его поведение. Существует вероятность того, что им движут нерациональные или как минимум не имеющие правового значения мотивы.

Иным образом складывается ситуация с предъявлением правообладателем требования о защите исключительного права. В таком случае управомоченный субъект предпринимает активные действия,

воснове которых лежит вполне конкретная цель. При этом возможны два варианта:

–иск подается в целях защиты своего исключительного права, восстановления существующего до нарушения положения;

–иск подается в целях получения правообладателем несправедливой выгоды и как следствие – причинения вреда лицу, эффективно осуществляющему инновационную деятельность.

Применительно к нарушителю субъективный критерий также может проявляться по-разному. Принципиально различаются следующие ситуации: 1) ответчик умышленно использует чужую разработку; 2) ответчик при производстве сложного комплексного продукта нечаянно допустил использование в одном из элементов чужой разработки. Таким образом, при рассмотрении подобных правовых конфликтов, связанных с нарушением исключительного права, возможным и оправданным является сопоставление целей сторон, степени их добросовестности.

Отойдем от абстрактных рассуждений и рассмотрим принятые

вразличных правопорядках подходы к установлению пределов защиты исключительного права.

226

§3.1. Пределы защиты исключительного права патентообладателя

2.Немецкий подход.

Немецкий подход традиционно ориентирован на максимально возможную защиту интересов правообладателя, обратившегося с иском о нарушении принадлежащего ему исключительного права. В данном аспекте уместно привести слова Х. Коциоля относительно немецкого права: «Ему присуща строгая регламентация, склонность к принципу «все или ничего»…»1.

В сфере патентных отношений подобный принцип «все или ничего» воплощается в том, что, обнаружив использование в продукте ответчика патентоохраняемого объекта истца при отсутствии на то разрешения последнего, суд применяет в качестве мер защиты как возмещение убытков, так и запрет на подобное использование. Следует отметить, что последняя мера на практике, как правило, приводит к необходимости закрытия производства целых линий товаров, а значит, и к колоссальным убыткам нарушителя.

Как было отмечено партнером мюнхенского офиса ведущей европейской юридической компании Taylor Wessing’s С. Рожан: «немецкий закон, как правило, «работает» на пользу правообладателя… кроме возмещения убытков в случае установления нарушения правообладатели автоматически приобретают право на судебный запрет»2. Подобное мнение было высказано и в доктрине: «Приоритетным способом защиты в патентной сфере является требование прекратить дальнейшее нарушение (постоянный запрет). Реализация данного способа в немецком правопорядке обязательна в случаях любого нарушения исключительного права… В отличие от американских немецкие суды не руководствуются принципом обеспечения баланса интересов сторон, если факт неправомерного использования ОИС доказан»3.

В связи с этим, как отмечается экспертами, Германия стала таким же привлекательным местом для быстрых и эффективных патентных разбирательств, как Британия для споров о клевете, а штат Делавэр для регистрации корпораций4. Как было отмечено профессором ме-

1Коциоль Х. Блеск и нищета немецкой цивилистической догматики. Немецкое право – пример для Европы? // Вестник гражданского права. 2012. Т. 12. № 6. С. 230.

2Maister F. German courts sees first signs of European patent troll // http://www.law.com/ jsp/article.jsp?id=1202424954133

3Jolly A., Philpott J. The Handbook of European intellectual property management. L.; Philadelphia, 2007 (доступно в Интернете по адресу: http://www.taylorwessing.com/uploads/ tx_siruplawyermanagement/Handbook_of_European_IP__Simon_Cohen.en.pdf).

4Schuermann S. Is Germany’s system of litigating disputes over patents bad for business? // http://business-tech.findtechnologynews.com/german-courts-at-center-of-tech-rivals-patent- fights/

227

Глава III. Пределы защиты исключительного права патентообладателя

неджмента в Техническом университете г. Мюнхена Иоахимом Хенкелем, «крупные международные компании часто стремятся использовать немецкую патентную систему для стратегического преимущества»1.

Так, например, в 2011 г. Motorola подала иск против Microsoft в мюнхенский суд о нарушении ее немецких патентов № 667 и № 384. Компания требовала запретить Microsoft продавать на территории Германии игровую систему Xbox и программное обеспечение Microsoft

Windows.

Исковые требования были удовлетворены. Суд постановил, что Microsoft нарушила патенты № 667 и 384, и наложил запрет на предложение, использование, маркетинг, импорт устройств, преобразующих цифровые данные в аналоговые (в частности, Xbox 360), предложение к продаже или ввозу на территорию ФРГ программного обеспечения (в частности, Windows Media Player 12)2.

Вместе с тем нельзя отрицать, что в последнее время как на уровне немецкой правоприменительной практики, так и на уровне доктрины начинает наблюдаться тенденция постепенного отхода от подобного лапласовского детерминизма: факт нарушения автоматически влечет наложение на ответчика всех возможных в соответствии с законом мер ответственности.

В2009 г. Верховным судом было вынесено прецедентное решение по делу Orange book standard, в рамках которого были приняты возражения ответчика на требование о запрете использовать спорный ОИС на основе принципа dolo agit3. Квинтэссенцией данного принципа является тезис о том, что субъект не может подавать иск в отношении блага, которого он в скором времени лишится.

Вуказанном деле ответчик ссылался на то, что истец злоупотреблял доминирующим положением, отказываясь выдавать ему лицензию на справедливых, разумных и недискриминационных условиях (FRAND terms). При этом он утверждал, что в соответствии с антимонопольным законодательством Германии и ЕС ему должна быть предоставлена принудительная лицензия.

1Schuermann S. Is Germany’s system of litigating disputes over patents bad for business? // http://business-tech.findtechnologynews.com/german-courts-at-center-of-tech-rivals-patent- fights/

2German court grants Motorola injunction against Windows 7 and Xbox 300 (updated: Microsoft comments) // http://www.engadget.com/2012/05/02/german-court-grants-motorola- injunction/

3См. обзор данного дела: Laakkonen A. Defences to patent infringement in a standards context // http://fordhamipconference.com/wp-content/uploads/2011/04/Laakkonen.pdf

228

§ 3.1. Пределы защиты исключительного права патентообладателя

Как было констатировано судом, «если требование ответчика о предоставлении принудительной лицензии будет удовлетворено, так что истец не сможет получать выгоду от наложения запрета на использование спорного объекта, то в соответствии с принципом dolo agit истец не может требовать такого запрета». При этом им были сформулированы условия, которые должны наличествовать, для того чтобы суд обратился к вопросу о возможном злоупотреблении доминирующим положением:

1)до подачи иска ответчик должен был сделать безусловное1 предложение истцу заключить лицензионное соглашение на FRAND-условиях;

2)ответчик в любом случае должен выполнить свои обязательства по лицензионному соглашению, выплатить роялти (внести их на счет эскроу) вне зависимости от того факта, что истец изначально не акцептовал его оферту на заключение лицензионного договора.

Другими словами, с того самого момента, как ответчик сделал предложение заключить лицензионное соглашение и получил отказ правообладателя, он должен «вести себя так, будто бы он является правомерным лицензиатом».

Примечательно, что в отношении всех иных ситуаций нарушения патента (не связанных с принципом dolo agit (принципом, когда FRAND-возражения были отклонены)) Верховный суд подчеркнул необходимость применения в качестве средства правовой защиты запрета на использование ОИС: «Истец-правообладатель не должен терпеть использование его патента компаниями, которые не готовы вступить

влицензионное соглашение на конкретных условиях… Патентообладатель не может быть лишен возможности требовать запрета на использование его изобретения иными лицами. Данное требование должно быть удовлетворено, если суд установил факт нарушения и не нашел злоупотребления доминирующим положением».

Несмотря на то что сам по себе Orange book standard на первый взгляд служит обеспечению интересов потенциального лицензиата, в доктрине он рассматривается в качестве элемента системы, направленной на последовательную защиту интересов правообладателя. Объяснение этому достаточно простое: стандарт устанавливает очень высокие критерии (связанные с необходимостью предъявления четкой оферты, выплаты роялти) для отказа в удовлетворении требования

1Так, в частности, ответчик не может поставить заключение лицензионного договора

взависимость от факта вынесения судом решения по спору о нарушении исключительного права патентообладателя.

229

Глава III. Пределы защиты исключительного права патентообладателя

запретить использование ОИС. Тем более им, по сути, не вводятся дополнительные пределы защиты исключительного права патентообладателя. Стандарт служит предотвращению негативных последствий, которые наступят для правообладателя в рамках регулятивных правоотношений, сообразует «правовые эффекты» от осуществления и защиты исключительного права.

Весьма показателен тот факт, что после вынесения решения по делу Orange book standard сформулированные в нем правила успешно применялись только в двух случаях1.

Уместным представляется сделать несколько сопутствующих замечаний:

Как было отмечено выше, в качестве базового, ценностного ориентира выстраивания патентной системы в Германии традиционно выступали интересы авторов и последующих правообладателей, что являлось закономерным следствием «переплетения» позитивистского типа правопонимания с восприятием исключительного права как абсолютного и естественного господства автора (или его правопреемников) над результатом интеллектуального труда.

С рассматриваемым стандартом в систему аксиологических координат немецкого патентного права была введена такая ценность, как свободная конкуренция, что, как представляется, стало результатом влияния права ЕС на национальную правовую систему. Между тем германским правоприменителям удалось сконструировать весьма специфический правовой механизм, не похожий ни на традиционные антимонопольные правонарушения, ни на злоупотребление правом как таковое.

В чем принципиальное отличие данного института от злоупотребления правом?

Институт злоупотребления правом строится на основе простой причинной связи осуществления субъективного права с выходом за установленные законодателем пределы и отказа в защите соответствующего права. В то же время в случае с рассматриваемым стандартом исследуется целая совокупность факторов, касающихся действий как правообладателя, так и ответчика. При этом происходит смешение двух составов злоупотреблений: нарушение переделов осуществления исключительного права и злоупотребление правом на защиту, что вряд ли может быть признано оправданным.

1 См.: Philips v. SonyEricsson, 27 District Court of Mannheim, May 2011, doc. no. 7 O 65/10; Court of Appeal in Karlsruhe, Motorola v. Apple, 27 February 2012, doc. no. 6 U 136/11.

230