Пять золотых правил защиты прав на домен

1. Зарегистрировать аналогичный домену товарный знак. Это позволит избежать в будущем проблем с обратным захватом домена или споров с правообладателями сходных товарных знаков.

2. Назвать домен так же, как называется компания, ее коммерческое обозначение или логически вытекает из тематики сайта. Это поможет обосновать наличие законных интересов в использовании спорного наименования и избежать обвинений в недобросовестности.

3. Проверить наличие одноименных товарных знаков в базе зарегистрированных и заявленных на регистрацию товарных знаков (в особенности, общеизвестных). Так хотя бы на момент регистрации можно будет убедиться в отсутствии потенциальных претендентов на регистрируемый домен.

4. Если домен заведомо схож с наименованием какого-либо товарного знака, можно разместить на сайте так называемый disclaimer — информацию о том, что сайт никаким образом не связан с правообладателем соответствующего товарного знака. Это не станет 100-процентной защитой от возможных претензий правообладателя, но хотя бы косвенно сможет подтвердить добросовестность администратора домена.

5. Решить, на какое лицо регистрировать домен — юридическое или физическое. Коммерческие проекты логичнее регистрировать на юридическое лицо (тем более, тогда можно будет зарегистрировать и аналогичный товарный знак). Но если регистрация будет признана недобросовестной, с юридического лица могут быть взысканы значительные суммы убытков. С физического же лица взыскиваются, как правило, относительно небольшие компенсации. Но при этом физическому лицу сложнее обосновать наличие законных интересов в использовании домена (в случае спора велика вероятность признания владения доменом его необоснованным удержанием).

Более того, согласно разъяснениям Суда по интеллектуальным правам нарушением исключительных прав владельца общеизвестного товарного знака в любом случае будет являться сам факт регистрации аналогичного или сходного доменного имени (даже если оно используется для предложения неоднородных товаров), если это может ущемить законные интересы правообладателя (постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.03.2014 № СП-2114).

Справедливости ради нужно сказать, что существует и иная судебная практика в отношении подобных ситуаций. Так, ранее суды достаточно часто признавали, что если доменное имя не используется в коммерческой деятельности для предложения каких-либо товаров и услуг, то это исключает его сходство до степени смешения с товарным знаком.

Практика. Акционерное общество АЛ-КО КОБЕР (Германия) обратилась в арбитражный суд г. Москвы с иском о признании нарушением исключительных прав на свой товарный знак использование сходного обозначения в домене al-ko.ru. При этом домен был зарегистрирован на имя физического лица. Суды пришли к выводу, что доменное имя al-ko.ru не используется ответчиком в коммерческой деятельности (он не предлагает на сайте с данным доменным именем каких-либо товаров и услуг). Это в свою очередь исключает сходство до степени смешения товарного знака «AL-KO» с доменным именем al-ko.ru. При этом, по мнению суда, сам факт использования в доменном имени обозначения тождественного товарному знаку не является нарушением исключительных прав правообладателя, так как не соответствует положениям ст.1484 ГК РФ (постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 24.02.2009 по делу № А40-54066/08-51-529).

Между тем, в последние годы суды отдают явный приоритет в подобных спорах владельцам товарных знаков. Такая практика участилась после исключения из статьи 1483 ГК РФ упоминания о доменных именах. Фактически с этого момента доменное имя исчезло из российского правового поля как некий аналог традиционных средств индивидуализации юридических лиц.

Добросовестность позволит сохранить спорный домен

Последние тенденции судебной практики свидетельствуют, что владельцам доменных имен достаточно нелегко отстоять свои права в спорах с обладателями товарных знаков.

Но в определенных случаях им все же удается сохранить спорный домен. Как правило, для этого нужно доказать собственную добросовестность или злоупотребление правом со стороны правообладателя.

Владелец домена может представить доказательства, которые опровергают критерии политики ICANN относительно недобросовестности и отсутствия законных интересов в использовании спорного домена. Доказательствами в таком случае может стать использование (или приготовление к использованию) домена для добросовестного предоставления товаров и услуг; получение доменом широкой известности; использование домена для законной некоммерческой или иной добросовестной деятельности.

Так, в одном из дел администратор (физическое лицо) утверждал, что не использует доменное имя в коммерческих целях; не является лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность; доменное имя используется им в личных, научных и образовательных целях. При этом доменное имя было зарегистрировано за 6 лет до регистрации прав истца на товарные знаки. Суд подтвердил, что данные обстоятельства исключают недобросовестное поведение ответчика. Более того, ответчик никак не препятствует правообладателю использовать свои товарные знаки в предпринимательских целях по зарегистрированным классам МКТУ (постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 31.03.2014 по делу № А40-92932/2013).

Хотя, как показывает практика, не всегда подобные обстоятельства принимаются судами как убедительные доводы правоты ответчика.

Показательным в этом отношении является спор в отношении игрового проекта kombats.ru. Этот проект стал достаточно популярным в рунете. Однако в дальнейшем некая компания зарегистрировала товарные знаки combats.ru и kombats.ru и подала в суд иск с требованием передать ей домен и выплатить 2 млн руб. компенсации. Следует отметить, что данная компания зарегистрировала и иные товарные знаки, схожие с наименованиями других игровых ресурсов. Тем не менее суд первой инстанции удовлетворил требования правообладателя. Неизвестно, как бы в дальнейшем развивался этот спор, если бы в апелляции стороны не заключили мировое соглашение. В результате товарные знаки компании перешли к владельцу спорного домена, а дело было прекращено.

Или другой пример: дело по иску ООО «ОДВА» к физическому лицу, владельцу домена О2.ru. Примечательно, что истец даже не являлся обладателем одноименного товарного знака, то есть речь шла о защите фирменного наименования. Заметим, что доменное имя было зарегистрировано на несколько лет раньше, чем юридическое лицо истца, и на момент спора ответчиком не использовалось. Тождественность данных обозначений также достаточно спорна: в фонетической транслитерации «О2» созвучно наименованию компании, однако в латинской транскрипции «ОДВА» логичнее обозначить как «odva» или «odwa». Более того, ответчик не занимался коммерческой деятельностью и не конкурировал с правообладателем. Тем не менее суды трех инстанций встали на сторону компании (постановление ФАС Московского округа от 24.07.2013 по делу № А41-48441/12).

Ситуация интересна тем, что для защиты своих прав владелец домена в дальнейшем обратился в Европейский суд по правам человека.

Между тем иногда владельцу домена удается доказать недобросовестность действий правообладателя. Интересным в данной связи представляется дело о наименовании, которое ранее использовалось в рамках деятельности нескольких юридических лиц холдинга. В дальнейшем товарный знак был приобретен индивидуальным предпринимателем. Новый правообладатель обратился в суд к иском к одной из компаний холдинга о запрете использовать спорное наименование, в том числе в доменном имени. Примечательно, что ранее Свердловское УФАС признало приобретение истцом товарного знака актом недобросовестной конкуренции. Товары под данным товарным знаком много лет продвигались на рынке отдельными компаниями холдинга. Индивидуальный предприниматель знал об этом, приобретая товарный знак. Однако выбрал для индивидуализации своей деятельности именно это обозначение. Тем самым, по мнению УФАС, индивидуальный предприниматель приобрел необоснованные конкурентные преимущества в предпринимательской деятельности перед другими компаниями распавшегося холдинга. Такое приобретение и последующее использование исключительного права на средство индивидуализации, заведомо используемого при введении в оборот товара иными лицами, противоречит законодательству, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости. Суд, исходя из ст.10 ГК РФ, поддержал позицию УФАС и встал на сторону администратора домена.

Таким образом, время регистрации доменного имени не дает его владельцу приоритет перед обладателем товарного знака. Данный фактор может служить только косвенным свидетельством добросовестности владельца, но абсолютно не гарантирует подтверждения его правоты в суде. В случае возникновения спора только наличие дополительных весомых доказательств собственной добросовестности либо злоупотребления правом со стороны правообладателя поможет администратору избежать утраты доменного имени.