§ 6. Прекращение и восстановление действия патента

Статья 1398. Признание недействительным патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец

Комментарий к статье 1398

1.1. Несоответствие изобретения условиям его патентоспособности может быть установлено в отношении трех условий: новизна, изобретательский уровень и промышленная применимость.

Несоответствие полезной модели условиям ее патентоспособности может быть установлено в отношении двух условий: новизна и промышленная применимость.

Несоответствие промышленного образца условиям его патентоспособности может быть установлено в отношении двух условий; новизна и оригинальность.

Патент на изобретение или полезную модель может быть признан недействительным при наличии в формуле изобретения или полезной модели, в решении о выдаче патента признаков, отсутствовавших на дату подачи заявки в описании изобретения или полезной модели и в формуле изобретения или полезной модели (если заявка на изобретение или полезную модель на дату ее подачи содержала такую формулу) либо на изображениях изделия.

Примером признания патента полностью недействительным по указанным основаниям является размещенное на сайте Роспатента решение Палаты по патентным спорам в отношении патента ЕАПВ N 4967 на "Надувной обруч-топ".

Патент на промышленный образец может быть признан недействительным при наличии в решении о выдаче патента в перечне существенных признаков таких признаков, которые отсутствовали на дату подачи заявки на изображениях изделия.

Таким образом, если признаки внешнего вида промышленного образца присутствовали на изображениях, но были или не приведены в перечне, или оговорены иными словесными эквивалентами, это не является основанием для признания патента на промышленный образец недействительным. Последнее еще раз подтверждает ранее рассмотренный вопрос о некорректном придании словесному перечню правового статуса при определении объема предоставленных прав.

Еще одним основанием для признания патента недействительным является выдача патента при наличии нескольких заявок на идентичные изобретения, полезные модели или промышленные образцы, имеющих одну и ту же дату приоритета, с нарушением условий, предусмотренных статьей 1383 настоящего Кодекса. Такая ситуация достаточно редкая, но может иметь место, особенно в отношении патентов на изобретения и полезные модели, заявки на которые рассматриваются в разных экспертных подразделениях, и эксперты могут не увидеть своевременно все такие заявки. Тем не менее указанная в законе норма превентивно предупреждает о том, что даже если патенты будут выданы, то дальнейшая их судьба может быть незавидной.

Выдача патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым в соответствии с ГК РФ, или без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым в соответствии с настоящим Кодексом, также является основанием для признания патента недействительным. Данная норма направлена на защиту прав действительных авторов и лиц, которые в соответствии с Кодексом имели право получить патент на свое имя. В случае спора между сторонами Роспатент рассмотрит такое возражение после признания в судебном порядке права соответствующего лица. Если между сторонами не возник спор и указание в патенте не тех лиц (частично или полностью) является ошибкой, признанной и подтвержденной всеми заинтересованными сторонами, Роспатент может принять соответствующее решение в административном порядке.

1.2. Извещение каждого из патентообладателей о поступившем возражении. При множественном числе обладателей исключительного права каждый из них должен быть извещен Роспатентом о поступившем возражении против выданного патента. Экземпляр возражения (заявления) вместе с уведомлением о принятии его к рассмотрению при множественности числа обладателей исключительного права должен направляться каждому из правообладателей (патентообладателей). Роспатент обязан <282> известить всех обладателей исключительного права о возникшем споре, о времени и месте его рассмотрения, предоставить каждому из них возможность ознакомиться со всеми материалами и дать свои объяснения в заседании коллегии. Если все обладатели исключительного права назначили общего представителя, например одного патентного поверенного, Роспатенту достаточно известить только общего представителя, не направляя соответствующее извещение каждому из обладателей исключительного права.

--------------------------------

<282> Решение Верховного Суда РФ от 09.06.2008 по делу N ГКПИ08-846.

Сохранение действия лицензий. Положения абз. 2 п. 4 комментируемой статьи Кодекса (ранее - содержание подп. 1 п. 1 и п. 3 статьи 29 Патентного закона РФ) по своему правовому смыслу <283> не предполагают возможности в случае признания патента недействительным и его аннулирования признания недействительными лицензионных договоров в той части, в какой они были исполнены к моменту вынесения решения о недействительности патента.

--------------------------------

<283> Определение Конституционного Суда РФ от 04.12.2007 N 966-О-П.

1.3. Перечень оснований признания недействительности. Статья 1398 ГК РФ содержит исчерпывающий перечень оснований для признания недействительным патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец. При этом обратим внимание на то, что в данной статье речь идет только об основаниях признания патента недействительным, но не об основаниях прекращения действия патента, о чем будет сказано подробнее далее.

1.4. Частичная недействительность и группа изобретений. Иные нарушения норм патентного права, предусмотренных Кодексом, если они имели место при выдаче патента, например выдача патента на изобретение с формулой, в отношении которой выявлено нарушение требования единства изобретения, не являются основанием для подачи возражения против выдачи патента и признания его недействительным. Более того, в случае признания патента, выданного на группу изобретений или иных объектов, недействительным частично, когда один из объектов признается не соответствующим условиям патентоспособности, новый патент, выдаваемый в замен старого, останется действительным в отношении всех оставшихся объектов "бывшей" группы, даже если оставшиеся объекты уже не образуют группу, т.е. не отвечают требованиям единства.

Норма пп. 2 п. 1 комментируемой статьи должна соотноситься с нормой абз. второго п. 1 ст. 1378, устанавливающего условия признания дополнительных материалов изменяющими сущность заявленных объектов патентных прав. Последнее не так легко будет осуществить в отношении изобретений и полезных моделей ввиду несоответствия дат, относительно которых устанавливается изменение сущности по дополнительным материалам.

1.5. Дата подачи или дата приоритета. В статье 1378 для указанной ситуации по нераскрытию признаков указана дата приоритета, в то время как в статье 1398 - дата подачи заявки. Такое несоответствие дат является ошибкой Кодекса. В отношении промышленных образцов в обоих случаях указана одна и та же дата - дата подачи заявки, что не приведет к недоразумениям.

Согласно п. 1 ст. 1378 дополнительные материалы изменяют сущность заявленных изобретения или полезной модели, если они содержат признаки, подлежащие включению в формулу изобретения или полезной модели, не раскрытые на дату приоритета в документах, послуживших основанием для его установления, а также в формуле изобретения или полезной модели в случае, если на дату приоритета заявка содержала формулу изобретения или полезной модели. В то же время согласно п. 1 (2) ст. 1398 патент на изобретение и полезную модель может быть в течение срока его действия признан недействительным полностью или частично, в случае наличия в формуле изобретения или полезной модели, которые содержатся в решении о выдаче патента, признаков, отсутствовавших на дату подачи заявки в описании изобретения или полезной модели и в формуле изобретения или полезной модели (если заявка на изобретение или полезную модель на дату ее подачи содержала такую формулу).

В ситуации, когда, например, некоторые признаки содержатся в первой заявке, по которой испрашивается приоритет, но они не раскрыты в первичных материалах конвенционной заявки, имеющей более позднюю дату подачи, и были внесены в описание после даты подачи, такие действия на основании п. 1 (2) ст. 1398 могут привести к признанию патента недействительным.

Правильным для изобретений и полезных моделей также является указание в обоих случаях именно даты подачи, а не даты приоритета в связи с тем, что заявители, не испрашивающие конвенционный и любой более ранний приоритет, будут иметь равные возможности с заявителями, испрашивающими при подаче заявке более ранний конвенционный приоритет. Но законодатель может принять в качестве отправной точки и дату приоритета.

Признание патента недействительным по основаниям пп. 4 п. 1 ст. 1398 осуществляется на основании судебного решения, и правом на подачу соответствующего заявления в суд обладает любое лицо, которому стало известно о данных нарушениях, при этом любое лицо не обязано доказать свой интерес в опротестовании действительности патента, но обязано подтвердить факты состоявшегося правонарушения. Тем самым Кодекс в данной ситуации не ограничивает круг лиц, обладающих правом на подачу заявления в суд только заинтересованными лицами.

2. Оспаривание недействительности патента, досрочно прекратившего действие. Оспаривание действительности патента по условиям патентоспособности должно рассматриваться независимо от досрочного прекращения действия патента, предусмотренного ст. 1399 Кодекса.

Патентное законодательство предусматривает возможность досрочного прекращения действия патента на основании заявления, поданного патентообладателем или при неуплате в установленный срок патентной пошлины за поддержание патента.

Если патент прекратил действие из-за неуплаты очередной годовой патентной пошлины, он досрочно прекращает действие с даты истечения установленного срока для уплаты патентной пошлины, но является действующим до этой даты независимо от текущего статуса.

Патент также считается действующим до даты поступления заявления от патентообладателя о досрочном прекращении, т.к. действие патента прекращается в данном случае с даты поступления заявления.

Невозможность признания патента недействительным как выданного на не соответствующий условиям патентоспособности объект (после досрочного прекращения действия патента) позволяет недобросовестным патентообладателям (особенно по полезным моделям) предъявлять судебные иски к третьим лицам о нарушении исключительных прав за период действия патента до досрочного прекращения. Как на этом можно "играть" с помощью патентов на полезные модели и, по сути, вымогать деньги с ничего не подозревающих производителей продукции, не будем описывать.

Ранее Палата по патентным спорам (ППС) не принимала к рассмотрению возражения по патентам, не действующим на момент подачи возражения или досрочно прекратившим свое действие до рассмотрения возражения по существу, ссылаясь на п. 2.8 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в ППС, согласно которым не принимаются к рассмотрению возражения или заявления, относящиеся к отозванной заявке на выдачу патента, отозванной заявке на регистрацию товарного знака, на регистрацию и/или предоставление права пользования наименованием места происхождения товара или относящиеся к выдаче патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, к предоставлению правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара, действие которого прекращено, за исключением возражений, предусмотренных пунктами 1.2 и 1.7 Правил.

Обратим внимание и проанализируем легитимность указанного в Правилах условия, действие которого прекращено, на основании которого ППС отказывала в рассмотрении возражения.

Данное условие совершенно не адекватно <284> тому, что написано в п. 1 (1) комментируемой статьи ГК РФ, согласно которой патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть в течение срока его действия признан недействительным полностью или частично в случае несоответствия изобретения, полезной модели или промышленного образца условиям патентоспособности, установленным ГК РФ.

--------------------------------

<284> Оно не было адекватно и той норме, которая была предусмотрена в ст. 29, п. 1 (1), Патентного закона РФ.

Из изложенного не следует, что срок действия патента и статус патента (действует или нет) на определенный момент времени следует рассматривать как адекватные условия. Патентное право не ограничивает возможность оспаривания действительности патента по условиям патентоспособности только в случае, если патент является действующим на момент оспаривания.

Если патент действовал первые пять лет, а потом на шестом году досрочно прекратил свое действие в связи с неуплатой годовой пошлины, то на первые пять лет он так и остался действительным. Никто не был вправе нарушать патент в указанный период, и патентообладатель в пределах срока исковой давности (как минимум 3 года) может предъявлять претензии к нарушителям его исключительных прав даже после того, как патент досрочно прекратил свое действие.

Если патент прекращает свое действие в связи с несоответствием условиям патентоспособности, это означает отмену решения Роспатента о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец и аннулирование записи в соответствующем государственном реестре. Такой патент признается недействительным с даты подачи заявки, и все судебные иски "липовых" патентообладателей полезных моделей не будут удовлетворены.

Данную проблему уже давно осознали и законодательно урегулировали в Японии, и не только в ней одной.

Закон о полезных моделях Японии N 123 от 13.04.59 с изменениями, внесенными Законом N 220 от 22.12.99, предусматривает отдельной нормой возможность проведения судебного разбирательства по признанию регистрации полезной модели недействительной даже по истечении срока действия права на полезную модель (глава 5 "Судебное разбирательство", статья 37, пункты 1 и 2).

Приведем извлечения из нескольких интересных судебных дел, в которых отражен рассматриваемый вопрос.

Девятый арбитражный апелляционный суд вынес два Постановления, в которых рассматривались патенты РФ N 1811954 и N 2289490. Учитывая идентичность обеих ситуаций, приведем краткое извлечение только из одного Постановления <285>.

--------------------------------

<285> Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 27 ноября 2007 г. N 09АП-15240/07-АК.

Палата по патентным спорам (ППС) решением от 18.12.2006 прекратила делопроизводство по возражению от 24.10.2005 в связи с досрочным прекращением действия патента РФ N 1811954, так как по заявлению патентообладателя от 23.08.2006 действие патента досрочно прекращено. Арбитражный суд г. Москвы обязал ППС рассмотреть возражение от 24.10.2005 по существу, и данное решение было подтверждено апелляционной инстанцией.

Аналогичное решение принято в отношении патента N 2289490 <286>. Оба решения ППС признаны незаконными, т.к. на дату подачи возражений оба патента еще действовали.

--------------------------------

<286> Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 27 ноября 2007 г. N 09АП-15247/07-АК.

Ранее в отношении патента N 43440 <287> на промышленный образец ППС приняла совершенно противоположное решение в идентичной процессуальной ситуации.

--------------------------------

<287> Постановление ФАС Московского округа от 06.05.2006 N КА-А40/3659-06.

ОАО "Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля" обратилось в суд с заявлением о признании недействительным решения Палаты по патентным спорам от 15.06.2005 в отношении патента N 43440, которым признана недействительным регистрация патента на промышленный образец, так как он не соответствовал условию охраноспособности "новизна".

Решением от 03.10.2005 Арбитражного суда г. Москвы, поддержанным во всех инстанциях, включая кассационную, в удовлетворении заявленных требований отказано. Признавая незаконным патент на промышленный образец N 43440 "Вертолет", Палата по патентным спорам правомерно исходила из того, что он не обладал признаком новизны, поэтому предоставление ему правовой охраны являлось незаконным.

Из обстоятельств дела следует, что возражения ОАО "Улан-Удэнский завод" по патенту на промышленный образец были приняты к производству Палатой 06.07.2004, т.е. до прекращения действия патента N 43440 с приоритетом от 04.05.1995. Установлено, что на дату подачи возражения ОАО "Улан-Удэнский завод" спорный патент на промышленный образец действовал.

Но окончательную точку в данном вопросе <288>, в т.ч. в отношении периода времени, когда может быть подано возражение против недействительности патента, ставит другое судебное решение <289>, признавшее решение Палаты по патентным спорам, отклонившей возражение, незаконным.

--------------------------------

<288> Джермакян В. Можно ли "убить" патент после его "суицида"? // Патентный поверенный. 2009. N 1.

<289> Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 25 января 2008 г. N 09АП-17284/2007-ГК.

В споре рассматривалась правомерность отклонения поданного возражения о признании недействительными патентов на полезные модели N 36937, 36938, 36939, 36940, 37090, 37091, 37592 с приоритетом от 30.12.2003, выданных на имя ООО "ПО "ТОПОЛ-ЭКО".

Девятый арбитражный апелляционный суд пришел к выводу о том, исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме, т.к. выдача патентов произведена по порочным основаниям юридическому лицу, которому право на получение патентов на полезные модели не принадлежало изначально и не перешло по основаниям, установленным законом. Поскольку о нарушении этого права авторов истцу стало известно после выдачи патентов ответчику как патентообладателю, надлежащим средством защиты нарушенных прав является именно предъявление иска о признании патентов недействительными.

Доводы ответчика о невозможности признания спорных патентов недействительными ввиду досрочного прекращения их действия отклонены как основанные на ошибочном толковании норм патентного права.

Согласно подпункту 4 пункта 1 статьи 29 Патентного закона РФ патент на полезную модель в течение всего срока его действия может быть признан недействительным полностью или частично в случае выдачи патента с указанием в нем в качестве патентообладателя лица, не являющегося таковым. Аналогичная норма содержится в подпункте 4 пункта 1 статьи 1398 Гражданского кодекса Российской Федерации, действующего в настоящее время.

Следовательно, закон ограничивает во времени право заинтересованного лица на оспаривание патента истечением именно всего, то есть общего, срока действия патента. Общий срок действия патента носит юридико-технический характер. Смысл данного срока заключается в том, что по его прошествии исключительное право безусловно и всегда прекращает свое действие.

Такой срок ранее был установлен пунктом 3 статьи 3 Патентного закона РФ и составлял пять лет со дня подачи заявки, с правом продления не более чем на следующие три года. Ныне действующим законом (пункты 1 и 3 статьи 1363 ГК РФ) указанный срок увеличен до десяти лет с правом продления также не более чем на три года.

Как видно из материалов настоящего дела, по патентам на полезные модели N 36937, 36938, 36939, 36940, 37090, 37091, 37592 с приоритетом от 30.12.2003 пятилетний срок, предусмотренный пунктом 3 статьи 3 Патентного закона РФ, истекал 30.12.2008.

21.12.2006, то есть до истечения пятилетнего срока в связи с неуплатой годовой патентной пошлины в порядке статьи 30 Патентного закона РФ, поддержание спорных патентов в силе было прекращено досрочно. Истец обратился в суд с настоящим иском 26.04.2007.

Согласно пункту 1 статьи 1400 ГК РФ действие патента на полезную модель, которое было прекращено в связи с тем, что патентная пошлина за поддержание патента в силе не была уплачена в установленный срок, может быть восстановлено по ходатайству лица, которому принадлежал патент. Ходатайство о восстановлении действия патента может быть подано в течение трех лет со дня истечения срока уплаты патентной пошлины, но до истечения срока действия патента. К ходатайству должен быть приложен документ, подтверждающий уплату патентной пошлины за восстановление действия патента. Аналогичные правила содержались и в пункте 1 статьи 30.1 Патентного закона РФ.

Из буквального толкования положений пункта 1 статьи 1400 Кодекса и статьи 30.1 Патентного закона РФ также следует, что при досрочном прекращении действия патента по причине неуплаты пошлины общий юридико-технический срок действия патента на полезную модель, установленный пунктом 1 статьи 1363 ГК РФ, пунктом 3 статьи 3 Патентного закона РФ, продолжает течь в общем порядке, а значит, досрочное прекращение действия патента по приведенному выше основанию не означает истечения всего (общего юридико-технического) срока действия патента.

Также из упомянутых норм патентного права вытекает, что до истечения всего срока действия патента исключительные права титульного патентообладателя, не уплатившего пошлины за поддержание патента в силе, могут быть автоматически восстановлены с использованием формальной процедуры, причем для этого последнему достаточно представить лишь два документа - ходатайство и платежный документ.

Как уже отмечалось, право автора на обращение к лицу, получившему патент по порочным основаниям, с иском о признании патента недействительным ограничено именно общим юридико-техническим сроком действия патента, который ни на день подачи иска, ни в настоящее время не истек.

Само по себе прекращение поддержания спорных патентов в силе вследствие неуплаты пошлин не означает, что прекратилось нарушение прав истца как одного из авторов полезных моделей.

В частности, поскольку как трехлетний срок, предусмотренный пунктом 1 статьи 1400 ГК РФ, так и срок действия патентов не истекли, исключительные права патентообладателя ООО "ПО "ТОПОЛ-ЭКО" могут быть в любой момент легализованы посредством обращения данного общества в Роспатент помимо воли авторов.

Отказ же в настоящее время в иске истцу в силу пункта 2 части 1 статьи 150 АПК РФ будет являться процессуальным препятствием для судебной защиты в дальнейшем - в случае подачи ООО "ПО "ТОПОЛ-ЭКО" ходатайства в Роспатент о восстановлении действия патентов N 36937, 36938, 36939, 36940, 37090, 37091, 37592.

Более того, само по себе наличие факта регистрации полезных моделей, относящихся к установкам для биологической очистки бытовых и промышленных стоков, установке для биологической очистки бытовой и промышленной сточной воды, фильтрационной камере установок биологической очистки бытовых и промышленных канализационных водных стоков, устройству для вывода очищенных стоков из установок биологической очистки, с указанием в качестве патентообладателя ООО "ПО "ТОПОЛ-ЭКО" не позволяет в настоящее время авторам данных полезных моделей распорядиться принадлежащим им правом на получение патентов на полезные модели, созданные их трудом.

Так, для признания технического решения, связанного с устройством, полезной моделью оно должно в силу статьи 1351 ГК РФ отвечать двум основным требованиям патентоспособности, установленным законом: быть новым и пригодным для промышленного применения.

При этом при оценке новизны полезной модели учитываются все поданные другими лицами заявки с более ранним приоритетом на аналогичные технические решения, опубликованные в официальном органе патентного ведомства (открытые для свободного ознакомления), а также запатентованные в Российской Федерации полезные модели.

При сохранении в Государственном реестре записи о выдаче спорных патентов ООО "ПО "ТОПОЛ-ЭКО" авторы лишены возможности распорядиться правом на получение патента или реализовать это право, так как разработанные ими технические решения формально не отвечают признаку новизны, поскольку с этой точки зрения они опорочены одним лишь фактом выдачи патентов с более ранним приоритетом на такие же решения ООО "ПО "ТОПОЛ-ЭКО".

С учетом изложенного возражения ответчиков относительно того, что истец утратил материальное право на иск, отклоняются. Другого способа защиты нарушенных прав, кроме как обращение в суд с иском о признании патентов недействительными, у истца нет. Заявленные требования обоснованы как по фактическим обстоятельствам, так и по праву, а потому подлежат удовлетворению.

Итак, несмотря на досрочное прекращение действия патентов, последние были позже признаны недействительными. Можно сказать, что предложение, сделанное в статье <290>, нашло, наконец, полную судебную поддержку и было реализовано вопреки практике Роспатента.

--------------------------------

<290> Джермакян В. Улучшаем законы и правила // Патентный поверенный. М., 2005. N 2.

Изложенные выше положения нашли свое окончательное воплощение в совместном Постановлении Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ N 5 и N 29 от 26.03.2009, в котором в пункте 54 указано, что при этом при рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента судам следует учитывать, что недействительным может быть признан и тот патент, действие которого на момент рассмотрения соответствующего вопроса Роспатентом прекращено, а равно и предоставление правовой охраны товарному знаку, правовая охрана которого на момент рассмотрения соответствующего вопроса Роспатентом прекращена.

Однако Роспатент, при подготовке проекта Административного регламента по рассмотрению дел в Палате по патентным спорам, вновь не учел позицию высших судов и ввел то же правило, которое ранее присутствовало в Правилах. Скорее всего, это было сделано ошибочно, и после публикации 28.05.2009 на сайте Роспатента проекта Административного регламента <291> в Роспатент было направлено замечание в отношении п. 2.8.1 проекта со следующими обоснованиями:

--------------------------------

<291> Проект Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по признанию недействительным предоставления правовой охраны и досрочного прекращения правовой охраны товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара, признанию недействительным и аннулированию патента на изобретение, промышленный образец, патента (свидетельства) на полезную модель, досрочного прекращения действия патента на изобретение, промышленный образец, патента (свидетельства) на полезную модель, аннулированию записи в Государственном реестре наименований мест происхождения товаров Российской Федерации и свидетельства, а также прекращения действия свидетельства об исключительном праве на наименование места происхождения товара.

[Пункт 2.8.1, абз. 4, проекта содержит следующее правило: "Основаниями для отказа в принятии возражения или заявления к рассмотрению могут являться следующие обстоятельства:

- заявления, предусмотренные пунктами 2.4.1, 2.5.4 - 2.5.11 настоящего Регламента, относятся к патенту на изобретение, полезную модель, промышленный образец, свидетельству на полезную модель, товарный знак или об исключительном праве на наименование места происхождения товара, в отношении которых в соответствующий государственный реестр внесена запись об аннулировании, либо действие исключительного права, удостоверяемого патентом или свидетельством, досрочно прекращено ранее (пункт 4 статьи 1398, 1399, пункт 5 статьи 1513, 1514, пункт 1 статьи 1535, 1536 Кодекса)".

Досрочное прекращение действия исключительного права (действия патента) не является основанием для отказа в принятии к рассмотрению соответствующего заявления от третьего лица о признании патента недействительным. Это рудимент старой практики Палаты по патентным спорам, уже подвергнутый критике в публикациях <292> и отвергнутый решениями судов <293>. Окончательная и однозначная позиция по данному вопросу изложена в пункте 54 Постановления <294>, в третьем абзаце которого указано: "При этом при рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента судам следует учитывать, что недействительным может быть признан и тот патент, действие которого на момент рассмотрения соответствующего вопроса Роспатентом прекращено, а равно и предоставление правовой охраны товарному знаку, правовая охрана которого на момент рассмотрения соответствующего вопроса Роспатентом прекращена".]

--------------------------------

<292> Джермакян В. Улучшаем законы и правила // Патентный поверенный. 2005. N 2; Джермакян В. Можно ли "убить" патент после его "суицида"? // Патентный поверенный. 2009. N 1.

<293> Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 27 ноября 2007 г. N 09АП-15240/07-АК и Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 25 января 2008 г. N 09АП-17284/2007-ГК.

<294> Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 марта 2009 г. N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации".

Будем полагать, что в окончательную редакцию Административного регламента будут внесены соответствующие исправления.

3. О возможности переноса признаков из описания в формулу изобретения при рассмотрении возражения о недействительности патента. В ранее указанном проекте Административного регламента по рассмотрению возражений в ППС, в п. 3.1.21, абз. 4, предложено правило следующего содержания:

"При рассмотрении возражений, предусмотренных пунктом 2.4.4 и 2.4.11 настоящего Регламента, патентообладатель (обладатель евразийского патента) может по собственной инициативе ходатайствовать о рассмотрении Коллегией или ответственным исполнителем измененных им формулы изобретения, полезной модели, при этом изменения могут заключаться во:

- включении в независимый пункт формулы изобретения, полезной модели, признаков из описания изобретения, полезной модели (кроме альтернативных признаков) или из зависимых пунктов формулы изобретения, полезной модели".

В адрес Роспатента было направлено предложение убрать слова "признаков из описания", с аргументацией неправильности заложенного принципа изменения формулы изобретения на этапе рассмотрения возражения против действительности выданного патента.

Не может и не должна возражающая сторона перед подачей возражения выискивать в описании запатентованного изобретения или полезной модели те признаки, которые патентообладатель начнет переносить из своего описания изобретения в формулу изобретения для сохранения патента в зависимости от тех ссылок и доказательств несоответствия патентоспособности, которые являются релевантными в отношении уже опубликованных пунктов патентной формулы.

Такая "льгота" для патентообладателя позволяет растянуть процесс рассмотрения возражения против выдачи патента на бесконечный срок, т.к. вносить признаки из описания можно бесконечно и каких-либо ограничений проект Административного регламента в этой части не содержит.

Роспатент в лице Палаты по патентным спорам, рассматривая возражение против выданного патента, должен рассматривать уже запатентованный объект в объеме выданной формулы изобретения или полезной модели. Указанное следует непосредственно из норм ч. 4 ГК РФ. Иными словами, "тасовать" признаки можно из любых зависимых пунктов формулы, но не из описания <295>.

--------------------------------

<295> Джермакян В. Возможности изменения формулы изобретения или полезной модели при рассмотрении возражения против выдачи патента // Патентный поверенный. 2007. N 6.

Кажущийся парадоксальным известный эпиграф патентного права: "Патент действует в отношении того, что записано в формуле изобретения, а не в отношении того, что изобретено и раскрыто в описании" - должен главенствовать при рассмотрении возражений в Палате по патентным спорам Роспатента.

Рассмотрение возражения в Палате по патентным спорам Роспатента не адекватно по назначению тому, что можно осуществлять на этапе экспертизы заявки по существу, т.е. когда объем исключительных прав еще не установлен и допустимы практически любые изменения заявленной формулы, вплоть до включения в нее объекта, ранее не заявленного в формуле, но раскрытого в описании. Но не следует приравнивать возможность изменения заявленной формулы путем включения в нее признаков из описания, с возможностью аналогичного изменения формулы патента, которая определяет объем исключительных прав.

Согласно п. 1 комментируемой статьи части 4 ГК РФ именно патент может быть признан недействительным. Согласно п. 2 ст. 1354 ч. 4 ГК РФ охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или полезной модели. Описание и чертежи могут использоваться только для толкования формулы, т.е. толкования объема уже предоставленных прав.

Ни о каком привлечении признаков из описания для изменения уже установленного объема прав в Кодексе и речи нет, и Палата по патентным спорам Роспатента не может изменять патентную формулу, насыщая ее признаками из описания. Такой подход автоматически потянет за собой и возможность внесения в патентную формулу при опротестовании патента признаков из чертежей, т.к. и чертежи согласно Кодексу также могут использоваться для толкования патентной формулы.

При такой концепции практически ни один патент с объемным описанием изобретения невозможно будет окончательно оспорить, т.к. третьи лица будут не в состоянии изначально определить тот объем прав, который патентообладатель начнет менять при рассмотрении возражения в Палате по патентным спорам Роспатента.

Более того, ни по одному патенту невозможно будет провести сравнение для определения патентной чистоты российской продукции и технологии, т.к. невозможно будет установить тот объем прав, который по патенту может быть изменен и сохранен исходя не из зависимых пунктов формулы, а из признаков любого объема из описания изобретения. Признаки из описания выданного патента могут использоваться только для толкования объема прав по формуле патента, но сами признаки из описания не могут являться основанием для создания "нового" объема исключительных прав. Не следует нарушать баланс интересов между патентообладателем и третьими лицами.

Будем надеяться, что в окончательной редакции Административного регламента данное правило будет откорректировано и Роспатент будет действовать в данном вопросе исходя из понимания, когда, каким образом и в отношении какого установленного законом объема исключительного права проводится оценка патентной чистоты объектов техники.

4. Рассмотрение споров о действительности евразийских патентов. Согласно статье 13 (1) Евразийской патентной конвенции (далее - Конвенция) спор, касающийся действительности евразийского патента в конкретном Договаривающемся государстве (государстве - участнике Конвенции), разрешается национальными судами или другими компетентными органами этого государства на основании Конвенции и Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции (далее - Патентная инструкция).

Согласно правилу 54 (1) Патентной инструкции евразийский патент может быть признан недействительным полностью или частично в течение всего срока его действия.

Возражение против действия на территории Российской Федерации евразийского патента на изобретение (далее - возражение) подается в Роспатент.

Рассмотрение спора, касающегося действительности евразийского патента на территории Российской Федерации, осуществляется Палатой по патентным спорам Роспатента на основании положений Конвенции и Патентной инструкции с учетом процессуальных норм, установленных Роспатентом, который фактически осуществляет досудебное рассмотрение спора в административном порядке.

Возражение подается в Роспатент после даты официальной публикации сведений о выдаче евразийского патента в издании Евразийского патентного ведомства (далее - ЕАПВ) "Бюллетень ЕАПВ "Изобретения (евразийские заявки и патенты)" (далее - Бюллетень ЕАПВ). При частичном аннулировании евразийского патента ЕАПВ и поддержании его в измененной форме (согласно правилам 53 (2) и 53 (9) Патентной инструкции) возражение подается в Роспатент только после официальной публикации ЕАПВ сведений о внесении в евразийский патент исправлений и изменений. В случае признания Роспатентом или судом евразийского патента недействительным частично последующее возражение против его действия на территории Российской Федерации в измененной форме подается в Роспатент только после официальной публикации ЕАПВ сведений об изменении правового статуса евразийского патента.

Возражение принимается Роспатентом к рассмотрению в случаях:

- неправомерной выдачи евразийского патента вследствие несоответствия условиям патентоспособности изобретения, установленным Конвенцией и Патентной инструкцией;

- наличия в формуле изобретения признаков, отсутствовавших в первоначальных материалах заявки.

Возражение, мотивированное как-то иначе, к рассмотрению не принимается. Принятое к рассмотрению возражение рассматривается в порядке, установленном процессуальными нормами Роспатента.

Вместе с тем рассмотрению возражения против действия на территории Российской Федерации евразийского патента присущи некоторые особенности, о которых будет написано ниже.

Копия принятого к рассмотрению возражения направляется Роспатентом в ЕАПВ. При этом ЕАПВ уведомляется о времени и месте проведения заседания коллегии ППС, о возможности участия представителя ЕАПВ в рассмотрении дела на заседании коллегии ППС, и запрашивается заверенная копия евразийской заявки, по которой был выдан патент.

Если в результате рассмотрения возражения установлена его необоснованность, коллегия ППС готовит заключение для вынесения Роспатентом решения об отказе в удовлетворении возражения. Приведение новых оснований после подачи возражения не допускается. Оспаривание действительности евразийского патента по новым основаниям может быть осуществлено путем подачи отдельного возражения в течение всего срока действия евразийского патента.

При установлении несоответствия охраняемого евразийским патентом изобретения условиям патентоспособности по содержащимся в возражении основаниям, а также при выявлении в формуле изобретения признаков, на отсутствие которых в первичных материалах евразийской заявки указывалось в возражении, Роспатент на основании заключения ППС принимает решение об удовлетворении возражения.

При рассмотрении возражения коллегия ППС вправе предложить патентовладельцу внести изменения в формулу изобретения в случае, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент должен быть признан недействительным полностью, а при их внесении - может быть признан недействительным частично.

В случае признания евразийского патента на территории Российской Федерации недействительным частично в решении приводится формула изобретения, с которой будет продолжено в Российской Федерации действие евразийского патента.

Копия решения Роспатента с заключением ППС направляется в ЕАПВ для внесения сведений о прекращении действия евразийского патента или об изменении его правового статуса в Реестр евразийских патентов и публикации этих сведений в Бюллетене ЕАПВ в соответствии с правилами 56 (3), 54 (2) и 59 (1) Патентной инструкции.

Статья 1399. Досрочное прекращение действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец

Комментарий к статье 1399

1. Дата досрочного прекращения. Норма данной статьи претерпела только редакционные изменения в сравнении со ст. 30 Патентного закона РФ. Обратить внимание следует на даты, с которых начинают действовать те или иные условия.

Досрочное прекращение начнет действовать с даты поступления заявления, несмотря на более поздний срок направления патентообладателю соответствующего извещения Роспатента. Роспатент в данном случае не принимает никакого правоустанавливающего решения и обязан только внести соответствующие изменения о статусе патента в Государственный реестр и известить общественность об этом через свои официальные публикации (бюллетени). В качестве установленного срока для уплаты патентной пошлины за поддержание патента в силе принимается срок, установленный Положением о пошлинах, которое действует или будет действовать на момент поступления соответствующего заявления о досрочном прекращении действия патента.

2. Досрочное прекращение в части. Ситуация, описанная в комментарии к ст. 1398, в отношении, образно говоря, распадающейся группы изобретений и иных объектов (формальное несоответствие единству) тождественным образом может повториться при частичном досрочном прекращении действия патента.

В случае если патент выдан на группу изобретений, полезных моделей или промышленных образцов, патентообладатель может подать заявление о досрочном прекращении действия не всех входящих в группу объектов патентных прав, а только в отношении конкретных по пунктам формулы изобретений или полезных моделей или в отношении конкретных промышленных образцов, указанных в перечне.

Законодатель не предусмотрел в данном случае выдачи нового патента. Соответствующая информация о статусе ранее выданного патента в отношении его пунктов патентной формулы или перечня существенных признаков промышленного образца будет опубликована в разделе "Извещения" официального бюллетеня Роспатента, после внесения соответствующих изменений в Государственный реестр.

Статья 1400. Восстановление действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Право послепользования

Комментарий к статье 1400

Возможность восстановления действия патента отвечает интересам патентообладателей, однако восстановлению подлежит действие патента, прекращенное только в силу неуплаты в установленном порядке пошлины за поддержание патента в силе. Таким образом, если патент досрочно прекратил свое действие на основании заявления патентообладателя о досрочном прекращении действия патента, действие такого патента восстановлению не подлежит.

1. Сроки и процедуры восстановления. Восстановление действия патента может быть осуществлено в течение трех лет начиная с даты истечения установленного срока для уплаты пошлины за поддержание патента в силе, но в пределах общего срока действия патента, установленного для каждого объекта патентных прав, например, в пределах 20-ти летнего срока для изобретений.

Тем не менее если срок действия патента был продлен на основании п. 2, 3 ст. 1363, восстановление действия патента может быть осуществлено и в пределах данных дополнительных сроков при соблюдении общих условий восстановления действия патента.

Например, если патентообладатель промышленного образца продлил срок действия своего патента свыше 15 лет еще на 10 лет, но в дополнительный 10-летний срок не уплатил соответствующую годовую пошлину (досрочное прекращение патента было реализовано Роспатентом), он имеет право восстановить действие патента. Количество досрочных прекращений действия патента в связи с неуплатой очередной годовой пошлины, как и их восстановление, не регламентировано, но ограничено текущими сроками уплаты годовых пошлин.

В случае удовлетворения ходатайства действие патента восстанавливается начиная с даты внесения записи об этом в соответствующий государственный реестр. Этим восстановление действия патента отличается от досрочного прекращения, которое наступает со дня поступления заявления о досрочном прекращении действия патента.

2. Послепользование. Восстановление действия патента в обязательном порядке требует осуществления норм правового института послепользования, обеспечивающего соблюдение определенного баланса интересов патентообладателя, вновь получившего исключительное право и третьих лиц, которые начали использовать на рынке ранее свободный от обременения исключительными правами объект.

Правовой институт "право послепользования" был введен в российское патентное законодательство с 2003 г., нашел отражение в ст. 30.1 и 31 Патентного закона РФ. Судебные споры по поводу использования права послепользования пока единичны, но с момента введения данной нормы в патентное законодательство восстановлено действие многих тысяч патентов, и судебная практика предоставления права послепользования будет только расширяться.

Условия предоставления права послепользования практически дословно повторяют аналогичные условия, предусмотренные при предоставлении права преждепользования, и право дальнейшего безвозмездного использования предоставляется без возможности его расширения в обоих случаях.

Право послепользования, в отличие от права преждепользования, не предусматривает его отчуждения совместно с производством, что, однако, не исключает возможность перехода права послепользования в порядке различных форм правопреемства, в частности, при реорганизации организационно-правовой структуры преждепользователя.

Переход права послепользования иным образом или с определенными особенностями решается в соответствии с законодательством каждой страны.

3. Зарубежный опыт. В частности, восстановление действия патента и предоставление права послепользования осуществляются в соответствии с Патентным законом Республики Казахстан (в течение трех лет с даты истечения срока и без расширения объема использования). При этом право послепользования может быть передано другому лицу только совместно с производством, на котором объект промышленной собственности использовался или были сделаны необходимые к этому приготовления.

Закон Республики Молдова "О патентах на изобретения" при предоставлении права послепользования содержит ограничение по расширению объема производства, а срок подачи ходатайства о восстановлении действия патента не установлен и, по сути, исчисляется от даты прекращения действия патента до даты возможного общего срока его действия.

Патентный закон Румынии позволяет восстановить патент в течение 6 месяцев с даты публикации сведений о прекращении действия патента. При этом послепользователь имеет право использовать изобретение в объеме, зафиксированном за время, прошедшее с даты утраты патентообладателем прав до восстановления патента.

Аналогичные ограничения по расширению объема использования изобретения установлены для послепользователя в Италии.

Возможность восстановления действия патента, утратившего силу в связи с неуплатой пошлин, и, соответственно, предоставление права послепользования предусмотрены патентными законодательствами Австралии, Австрии, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Германии, Гонконга, Дании, Заира, Израиля, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Казахстана, Люксембурга, Малайзии, Мальты, Молдовы, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Пакистана, Португалии, Румынии, Сингапура, Словакии, США, Туниса, Турции, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции, Швейцарии, Южной Кореи, ЮАР. Однако законодательство подавляющего большинства стран не содержат для послепользователя ограничений по объему использования изобретений.

4. Ограничения по объему использования. Целесообразность механического переноса ограничений по объему использования изобретения (объема производства и т.п.) из права преждепользования в право послепользования вызывает сомнение. В первом случае преждепользователь не мог знать о патентовании чужого изобретения, которое в материальном воплощении на момент подачи заявки отсутствовало на рынке, а владелец патента при подаче заявки не мог знать о том, что у кого-то есть основания для истребования права преждепользования.

Во втором случае послепользователь не мог не знать о существовании патента и мог заранее и достаточно серьезно готовиться к своему производству, узнав, что патент прекратил свое действие в связи с неуплатой пошлины за поддержание его в силе.

Владелец потерявшего силу патента мог вообще не выпускать продукцию, и только благодаря послепользователю рынок и общество получили конкретную продукцию, успех реализации которой фактически создал бесплатную рекламу для аналогичной продукции владельца восстановленного патента.

Три года для восстановления патента - достаточно большой срок, в течение которого послепользователь мог бы развернуть свое производство и сбыт продукции, а владелец прекратившего на это время действие патента только наблюдать за успехами послепользователя и, выждав три года, восстановить действие своего патента.

Насколько справедливо в такой ситуации запрещать послепользователю расширять (увеличивать) объем использования изобретения, и особенно в том случае, когда владелец патента после его восстановления сам не использует изобретение, или не может насытить рынок, или начинает просто шантажировать послепользователя?

В патентном законодательстве многих стран, предусматривающих восстановление действия патента в аналогичной ситуации, эти вопросы решаются иначе. Так, Закон о патентах Великобритании в аналогичной ситуации для восстановления действия патента предусматривает не три года, а один год и не ограничивает послепользователя в расширении объема использования изобретения. Однако послепользователь не имеет права разрешать какому-либо лицу использовать изобретение (за исключением случаев, связанных с правопреемством, наследованием и им подобной передачей прав).

Патентный закон Израиля также позволяет восстанавливать действие патента, утратившего силу из-за неуплаты соответствующей пошлины за его поддержание. Срок подачи соответствующего ходатайства после прекращения действия патента не регламентирован. Послепользователь имеет право на дальнейшее безвозмездное использование изобретения, но только в своем бизнесе (с правом передачи по наследству).

В соответствии с Законом о патентах Индии восстановление действия патента, утратившего силу в связи с неуплатой пошлин за его поддержание, возможно в течение одного года с даты прекращения действия патента. Объем использования изобретения для послепользователя законом не ограничен. Генеральный контролер по делам о патентах, промышленных образцах и товарных знаках наделен полномочием урегулировать все отношения между владельцем восстановленного патента и послепользователем на основании договора либо, как указано в Законе, иным путем.

Патентный закон Грузии предусматривает возможность восстановления действия патента, утратившего силу в связи неуплатой ежегодной пошлины. Ходатайство о восстановлении должно быть подано в течение трех месяцев после установленного льготного срока. Послепользователь сохраняет право использовать изобретение в целях предпринимательства. Объем последующего использования законом не регламентирован.

Не ограничен для послепользователя объем использования изобретения после восстановления патента в Турции.

Таким образом, в Великобритании, Израиле, Индии, Грузии, Турции и многих других странах послепользователь не ограничен какими-либо объемами использования изобретения и может выходить на рынок на равных условиях с владельцем восстановленного патента. Это, как представляется, в большей мере соответствует принципам добросовестной конкуренции.

5. Российское правоприменение. Совершенствуя в дальнейшем российское патентное законодательство, целесообразно учесть опыт стран, давно использующих право восстановления действия патентов, и снять для послепользователя ограничение, касающееся невозможности расширения объемов использования изобретения. Целесообразно также предусмотреть при уступке восстановленного патента преимущественное право послепользователя на его приобретение, если он сможет доказать свою способность удовлетворить потребности рынка.

Одним из редких пока примеров установления права послепользования может служить судебный спор <296> в отношении использования полезной модели "Многоходовой кран" по патенту РФ N 31158.

--------------------------------

<296> Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 04.07.2008 N 09АП-5996/2008 по делу N А40-71553/06-15-602.

ЗАО "ЯВВА" (далее - истец) обратилось в арбитражный суд с иском о защите исключительного права истца на полезную модель "Многоходовой кран" (патент на полезную модель N 31158 с приоритетом от 20.07.2003), в котором просило суд обязать ответчиков прекратить нарушение исключительного прав истца на упомянутую полезную модель. Решением от 13.03.2008 Арбитражный суд г. Москвы обязал ООО "Вектор" прекратить нарушение исключительного права истца на полезную модель путем продажи крана 2108 LUZAR (LV0108) и обязал ООО "ТД "Лузар" прекратить нарушение исключительного права истца на указанную полезную модель путем производства и предложения к реализации названного крана отопителя.

Не согласившись с принятым решением, ООО "ТД "Лузар" подало апелляционную жалобу, в которой просит отменить состоявшийся по делу судебный акт. Податель жалобы находит, что суд ошибочно не применил к возникшим отношениям нормы патентного права, регулирующие право послепользования.

Повторно рассмотрев дело, Девятый арбитражный апелляционный суд пришел к выводу о том, что решение Арбитражного суда г. Москвы подлежит отмене в части.

Обязывая ответчиков прекратить нарушение исключительного права истца на полезную модель путем продажи крана отопителя 2108 LUZAR (LV0108), производства и предложения к реализации, суд первой инстанции в нарушение требований статьи 170 АПК РФ никак не оценил возражения ответчиков о возникновении у них права послепользования, не высказав каких-либо суждений по данному вопросу.

Однако действие патента на полезную модель "Многоходовой кран" было досрочно прекращено с 14.03.2004 в связи с тем, что патентная пошлина за поддержание патента в силе не была уплачена в установленный срок. Восстановление действия патента на полезную модель имело место лишь 27.10.2005.

Право послепользования - это право на безвозмездное использование объекта интеллектуального права. Послепользователь всегда использует чужой, ранее запатентованный объект и знает, кто ранее являлся обладателем исключительного права. Право послепользования возникает не в силу решения суда, а при наличии условий, определенных законом. Поскольку у ответчиков возникло право послепользования, а истец не доказал превышение объемов использования этого права ответчиками, в иске в этой части следует отказать.