1. Особливості охорони прав власників добре відомих знаків по неоднорідним товарам та послугам.

Досить часто добре відомі товарні знаки в результаті тривалого застосування на високоякісних товарах асоціюються в уяві покупців не з конкретним видом товарів, а з певним джерелом походження і з рівнем якості продукції. У даному випадку використання добре відомого позначення є неправомочним особою стосовно не лише однорідних, але і неоднорідних товарів і може завдати істотної шкоди власникові знака та ввести в оману споживачів. Крім того, якщо товарний знак, подібний добре відомому, буде використовуватися для інших товарів, не викликаючи змішання з товарами власника відомого позначення, то споживачі поступово будуть звикати до використання знака іншими виробниками, що призведе до втрати нею виключного значення. Тому в даний час потрібно сказати про охорону добре відомих товарних знаків і щодо неоднорідних товарів.

Як зазначалося, ст. 6 bis Паризької конвенції з охорони промислової власності містить заборону на реєстрацію і використання третіми особами товарних знаків, тотожних або схожих з добре відомими, тільки відносно однорідних товарів. Разом з цим Угода TRIPS містить положення про додаткову охорону добре відомих знаків відносно неоднорідних товарів (ст. 16 (3)) за умови, що "порушуючий" знак або його істотна частина дуже близькі до добре відомого товарного знаку в частині відтворення, імітації або його перекладу . При цьому використання "порушуючого" знака на різні товари має вказувати на зв'язок, який існує між ним і товарами власника добре відомого товарного знаку, і, крім того, на те, що інтереси власника, ймовірно, повинні бути порушені внаслідок такого використання. Крім того, слід зазначити, що державам, пов'язаним зобов'язаннями вищеназваних міжнародних договорів, рекомендується охороняти добре відомі позначення згідно з Положеннями щодо охорони добре відомих товарних знаків, що містять Спільну резолюцію про положення щодо охорони добре відомих знаків (схвалена Генеральною асамблеєю ВОІВ та Асамблеєю Паризького союзу у вересні 1999 р.). Згідно зі ст. 4 (1) Положень, незалежно від товарів і / або послуг, щодо яких знак використовується, є предметом заявки на реєстрацію або зареєстрований, цей знак вважається таким, що знаходяться в суперечності із добре відомим знаком, якщо він або його істотна частина являє собою відтворення, імітацію, переклад або транслітерацію добре відомого знаку і якщо є присутнім хоча б одне з наведених у п. b ст. 4 (1) умов: наприклад, у випадку несумлінного використання цим знаком переваг відмітного характеру добре відомого знака або якщо використання цього знака послабить недобросовісним чином відмітний характер загальновідомого знака . Як видно, наведені положення засновані на нормах Угоди TRIPS. Зазначений документ не є обов'язковим міжнародним договором і носить рекомендаційний характер. Разом з цим, Спільна резолюція та Положення щодо охорони добре відомих товарних знаків можуть використовуватися з метою зміни національного законодавства держав - членів ВОІВ у галузі охорони добре відомих позначень.

2. Надання правової охорони власнику добре відомого знака в Україні.

Питання надання правової охорони власнику добре відомих знаків в Україні регулюється на підставі Закону Ураїни «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг » та «Порядка визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Держдепартаменту інтелектуальної власності, від 15.04.2005г № 228».

Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», статтею 25 «Охорона прав на добре відомий знак», визначено, що охорона прав на добре відомий знак здійснюється на підставі визнання знака добре відомим Апеляційною палатою або судом. Правова охорона власнику знака надається з дати, на яку за визначенням Апеляційної палати чи суду, знак став добре відомим в Україні.

Власником добре відомого товарного знаку може виступати юридична або фізична особа.

Правила визнання товарного знаку добре відомим в Україні визнають як добре відомі три групи позначень, що мають загальні ознаки добревідомості.

До першої групи належать товарні знаки, що охороняються на території України на підставі державної реєстрації або такі, по яким подані заявки в Укрпатент на реєстрацію. Зокрема, стосовно таких знаків, «Правилами» передбачено « У разі, якщо заява стосується знака, заявка на який перебуває на розгляді в Укрпатенті, то про це має бути вказано в заяві із зазначенням номера заявки та дати її подання» та «відомості щодо наявності правової охорони знака на території України з переліком додатків до заяви». Державна реєстрація товарного знака в Укрпатенті, навіть якщо цей знак є добре відомим, забезпечує його надійну правову охорону. Однак у власника зареєстрованого позначення можуть бути й інші причини для визнання Апеляційною палатою добревідомості знака. Наприклад, для запобігання в майбутньому будь-яких конфліктних ситуацій, для офіційного встановлення дати, з якої товарний знак став добре відомим в Україні, тощо.

До другої групи відносять товарні знаки, що охороняються на території України без реєстрації на підставі міжнародного договору України. Так , Правилами передбачено надання виписки з Міжнародного реєстру відповідно до статті 5-ter Мадридської угоди ( 995_134 ) або статті 5-ter Протоколу щодо відомостей про міжнародну реєстрацію (якщо знак зареєстрований в Україні чи охороняється на підставі міжнародної реєстрації).

Нарешті, до третьої групи загальновідомих знаків відносяться позначення, які використовуються в якості товарних знаків, але не мають правової охорони на території України. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг » передбачає «Знак може бути визнаний добре відомим незалежно від реєстрації його в Україні». Це, наприклад, позначення, що не відповідають деяким вимогам Закону України про товарні знаки і тому не підлягають державній реєстрації в Укрпатенті, але які в результаті інтенсивного використання придбали на території України широку популярність; знаки, що не володіють достатньою розрізняльної здатністю (позначення, що складаються з окремих букв і поєднань букв, що не володіють словесним характером; описові знаки, які вказують на вид, якість, кількість, властивості товару та ін.) Розрізняльна функція подібних позначень буде обумовлена виключно їх загальновідомим характером. Крім того, мабуть, до третьої групи позначень можна віднести і такі, що отримали широку популярність в Україні товарні знаки держав, не пов'язаних зобов'язаннями Паризької конвенції, і тому не охороняються в Україні на підставі міжнародного договору, якщо власники зазначених позначень не зареєстрували їх у встановленому порядку.

Для правової охорони потрібно рішення Апеляційної палати або суду, при цьому, правова охорона надається з дати, на яку за цим рішенням знак став добре відомим в Україні.

 Документом, що засвідчує факт доброї відомості знака, є видане колегією Апеляційної палати в установленому порядку Рішення про визнання знака добре відомим. З цим документом передбачена можливість розгляду доказів заявника щодо добре відомого знака під час проведення експертизи, при розгляді заперечень проти рішення про відмову реєстрації знака в Апеляційній палаті, під час розгляду спорів щодо визнання недійсною реєстрації на підставі наявності добре відомого знака, припинення використання схожих знаків з знаком, який на думку його власника є добре відомим.

Для отримання рішення про визнання знаку добре відомим власник знаку подає заяву, оформлену з додержанням встановлених вимог згідно п. 3.1. Правил та додатки до неї. Однією з важливих складових додатків до заяви є надання документів, зазначених в заяві як докази викладених у ній обставин, які мають містити фактичні дані, що підтверджують наявність факторів, які можуть впливати на визнання знака добре відомим в Україні стосовно товарів і/або послуг, щодо яких він використовується на вказану в заяві дату та повинні бути представлені відомостями, що містяться у відповідних документах. При встановленні переліку факторів, які можуть впливати на визначення знака добре відомим, за основу взяті положення вітчизняного законодавства про знаки, а також положення Паризької конвенції. У документі розроблені методичні рекомендації, що містять можливий перелік відомостей, який повинен надати можливість особам, які вважають, що їх знак набув в Україні статус добре відомого, доводити цей факт.

Ці відомості мають підтверджувати наявність факторів, якщо вони є доречними, визначених у пункті 2 статті 25 Закону,а саме:

ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства;

тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання знака;

тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування знака, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких знак застосовується;

тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію знака за умови, що знак використовується чи є визнаним;

свідчення успішного відстоювання прав на знак, зокрема територія, на якій знак визнано добре відомим компетентними органами;

цінність, що асоціюється зі знаком.

Так, як бачимо, по-перше, приймається до уваги ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства. Заявник може надати будь-яку інформацію, а орган зобов'язаний прийняти до уваги будь-які обставини, що свідчать про добревідомість знака.

Найчастіше засобом доведення популярності служать опитування споживачів та виявлення суспільної думки. Так, згiдно за Порядком , «опитуванням має бути охоплено, принаймні, шість населених пунктів різних географічних регіонів України з кількістю населення не менше 500 тис. При цьому переважним є опитування в трьох містах, таких як Київ, Харків, Львів, Одеса, Дніпропетровськ, Луганськ, Донецьк, Севастополь. Інші населені пункти визначаються, виходячи з характеру діяльності власника знака з виробництва товарів і/або надання послуг. Кількість опитуваних повинна відповідати цілям об'єктивності опитування, у зв'язку з чим їх максимальна кількість не обмежується, а мінімальна має бути не менше 500 опитуваних у будь-яких двох населених пунктах і не менше 125 - у кожному іншому населеному пункті. Опитування стосовно доброї відомості знака повинно бути репрезентативним для населення всієї України та проводитися з урахуванням "цільової аудиторії". Опитування стосовно доброї відомості знака, призначеного для продукції виробничо-технічного призначення, має проводитися серед фахівців, які є споживачами продукції даного виду і належать до виробничих, торгових та інших ділових кіл. Опитування стосовно доброї відомості знака, призначеного для товарів народного споживання, має проводитися серед так званих середніх споживачів за ознаками віку, статі, освіти, соціального та матеріального стану, а також серед фахівців відповідних галузей промисловості, торгівлі. Результати опитування певного кола респондентів - споживачів і фахівців мають дати відповіді на такі принаймні питання:

чи відомий їм знак;

для яких товарів і/або послуг застосовується знак;

яка саме особа, на їх думку, є власником знака або виробником товарів, маркованих знаком, і/або надавачем послуг, для яких знак застосовується;

з якого часу їм відомий знак;

що для них є джерелом інформації про знак » [2]..

Про визнання добревідомості товарного знака свідчать також різні грамоти, дипломи, нагороди, публікації в пресі, проведення благодійних акцій зі згадуванням товарного знака, публічні висловлювання про знак відомих представників політики, спорту, естради. Важливим чинником популярності є згадка про успіхи торгового знака в Інтернеті, особливо красномовно наявність офіційного сайту. Товарний знак може бути відомим не в суспільстві в цілому, але лише серед певних груп населення. Частина 2 статті 2 Рекомендації передбачає право доводити загальновідомість знака в окремих секторах суспільства. Отже, можна обмежитися, наприклад, сектором фактичних та / або потенційних споживачів того виду товарів або послуг, для яких використовується знак; сектором осіб (супермаркетів, дилерів, агентів з продажу), беруть участь в забезпеченні каналів розповсюдження того виду товарів і послуг, для яких використовується знак; сектором ділових кіл (імпортерів, оптових торговців, власників ліцензій), що займаються цими видами товарів і послуг. Однак слід звернути увагу на необхідність підтвердити популярність саме товарного знака, але не його власника (Київський апеляційний господарський суд, розглядаючи справу про визнання загальновідомим знаку «Європа Плюс», не взяв до уваги нагородження і рейтинги телерадіокомпанії «Європа Плюс Київ», оскільки вони були доказами популярності позивача, а не його знака для товарів і послуг).[13].

Актуальними факторами добре відомого знака є тривалість, ступінь та географічний район його використання. Під «використанням» слід розуміти придбання прав на знак шляхом його використання, анулювання його реєстрації з приводу невикористання, придбання знаком відмітного характеру в процесі використання, використання знака в Інтернеті. Доказами використання товарного знака можуть бути зразки продукції з нанесеним знаком, існування представництв заявника, договору оренди приміщень для заявника. Про використання свідчить і надання товарного знака іншим особам за ліцензійними договорами. Відповідно з примітками Міжнародного бюро ВОІВ не може вимагатися підтвердження фактичного використання в країні, де витребовується захист. Підтвердженням може слугувати використання на сусідніх територіях, територіях, де використовується як розмовний ту ж саму мову, і на територіях, що охоплюють тими ж ЗМІ, або мають тісні торговельні зв'язки.

Критерій тривалості, ступеня і географічного району будь-якої діяльності з просування знака фактично включається до використання знака та виділено окремим пунктом лише щоб уникнути розбіжності у тлумаченнях. Він охоплює рекламу або пропаганду товарного знака, презентацію на ярмарках чи виставках товарів та / або послуг, для яких використовується знак. Як докази можуть бути надані договори на виготовлення і розміщення рекламної продукції, відомості про участь або перемогу в конкурсах (у тому числі міжнародних), про займаних місцях у світових чи вітчизняних рейтингах торгових марок або компаній.

У якості використання або визнання знака можуть враховуватися тривалість та географічний район здійснених реєстрацій знака та / або будь-яких заявок на його реєстрацію. Якщо знак зареєстровано в інших країнах, то заявником можуть бути надані відомості про кількість таких реєстрацій та строки їх дії. Якщо знак уже визнаний добре відомим в інших країнах, то заявником можуть бути надані відомості про рішення щодо цього факту, прийняті компетентними органами цих країн. Якщо знак використовується в інших державах, зокрема в тих, що мають давні економічні і торговельні зв'язки з Україною, то заявником можуть бути надані відомості про факт такого використання. При цьому необов'язковим умовою є реєстрація тільки на ім'я однієї особи, оскільки часто в різних країнах власниками знака виступають різні компанії, що належать до однієї групи.

Доказами можуть служити свідчення успішного відстоювання прав на торговий знак, зокрема, подача заперечень, в результаті яких власник добре відомого знака запобіг реєстрацію перебуває у стані конфлікту знака або скасував таку, визнання знака добре відомим в інших державах.

Останнім, передбаченим у Правилах, критерієм є цінність товарного знака. «Макдональдс корпорейшн», аргументуючи цінність своїх знаків, подавала наступні докази: експертну оцінку якості, що асоціюється з товарними знаками компанії, надану консалтинговим підприємством; дані про приналежність знаків до числа найбільш дорогих, найбільш відомих, найбільш впливових міжнародних брендів. Крім того, можуть надаватися відомості про страховку товарного знака.[8] .

3.1. Права власника добре відомого знака в Україні.

Визнання знака добре відомим дає значні переваги його власнику. Так, стаття 25 п. 4 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг » регламентує наступне: « З дати, на яку за визначенням Апеляційної палати чи суду знак став добре відомим в Україні, йому надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні. При цьому вона поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв'язок між ними та власником добре відомого знака і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням».[1].

Товарний знак, визнаний добре відомим, може відповідно до п. 3 ст. 6, Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг », а також ст. 6 bis Паризької конвенції з охорони промислової власності служити підставою для відмови іншій особі в реєстрації товарного знака . Тобто цією статтею передумовлено «Не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з:.. знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності ( 995_123 )»[1, 4].

Власник товарного знаку, що визнаний добре відомим, може , відповідно до Статті 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг » визнати недійсною реєстрацію товарного знака іншої особи. «Свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі:а) невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони; », тобто, згідно з статтєю 6 п.3 того ж Закону. [1].

Власник добре відомого знака має право заборонити іншій особі використовувати товарний знак, тотожний або подібний до ступеня змішання з добре відомим знаком, призначеним для застосування щодо однорідних та неоднорідних товарів та послуг, за умови, що дата, починаючи з якої товарний знак став добре відомим, є більш ранньою, ніж дата пріоритету товарного знака іншої особи Зазначені положення згідно зі ст. 6 bis (1) Паризької конвенції з охорони промислової власності поширюються і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним. При цьому, охорона поширюється не тільки на однорідні товари і послуги, а й на такі, що не споріднені з тими, на які видано знак, якщо існує нехай «ймовірність» надання їх використанням шкоди власнику добре відомого знака. Так, в розясненнях Президії ВГСУ регламентується :«Оскільки згідно з пунктом 1 статті 16 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” з датою подання заявки на знак пов’язується виникнення прав, які випливають із свідоцтва про право власності на знак, у вирішенні питання про момент виникнення у власника свідоцтва на знак для товарів і послуг права забороняти його використання іншими особами господарському суду необхідно точно з’ясовувати дату подання заявки на знак і дату видачі відповідного свідоцтва».[9].

Використанням товарного знака є застосування його на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, у проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов'язаної з введенням зазначених товарів і (або) послуг у господарський оборот, а також використання в доменних іменах . Будь-яке посягання на права власника знака вважається порушенням його прав і тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством.

Таким чином, визнання знака добре відомим в Україні дає значні переваги його власнику: по-перше, знак охороняється незалежно від того, подана заявка на реєстрацію чи ні, і, по-друге, правова охорона поширюється також на товари і послуги, не пов'язані з тими, для яких знак визнано добре відомим, якщо власник вважає, що це шкодить його інтересу. При цьому охорона поширюється на товари і послуги, які не споріднені з тими, на які видано знак, якщо існує нехай «ймовірність» надання їх використанням шкоди власнику добре відомого знака.

Отже, надання статусу доброї відомості знаку власника добре відомого знака представляє йому охорону таку ж саму, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні. Власник добре відомого товарного знаку може визнати недійсною реєстрацію товарного знака іншої особи. у судовому порядку , повністю або частково. Власник добре відомого знака має право заборонити іншій особі використовувати товарний знак, тотожний або подібний до ступеня змішення, призначеним для застосування щодо однорідних та неоднорідних товарів та послуг, за умови, що дата, починаючи з якої товарний знак став добре відомим, є більш ранньою, ніж дата пріоритету товарного знака іншої особи .