Лапин Сергей, 207 Проблемные аспекты охраноспособности товарных знаков
На сегодняшний день цели товарного знака не сводятся исключительно к индивидуализации товаров и услуг по букве статьи 1477 ГК РФ. Товарный знак имеет своим важным назначением функционирование в качестве средства защиты интересов правообладателей. Роль законодателя в построении правовой конструкции товарного знака заключается в освещении всех возможных случаев его использования, а также обеспечении сохранности прав на данное средство индивидуализации. Современная доктрина различает как традиционные, так и нетрадиционные способы использования, и дальнейшее исследование будет построено на рассмотрении обеих способов с опорой преимущественно на вторую категорию, которая гораздо менее изучена в судебной практике и законодательстве.
Прежде всего необходимо сказать, что охраноспособность товарного знака означает признание его объектом гражданско-правовых отношений, более того, представляются синонимичными в понимании законодателя категория условий признания товарного знака объектом правовой охраны и категория оснований для отказа в регистрации товарного знака. Статья 1483 ГК РФ делит основания, препятствующие охраноспособности товарного знака, на три категории: в силу отсутствия или недостаточности различительной способности (п. 1), в силу наличия свойств, носящих явный характер недобросовестной конкуренции (п. 3), а также в силу тождества или сходства до степени смешения (п. 6 – 9, которые также могут быть связаны с п.3). Для раскрытия условий, указанных в данных пунктах, можно привести большой массив судебной практики.
Различительная способность – такое свойство товарного знака, которое служит отличительной характеристикой товаров и услуг одного производителя в сравнении с аналогичными товарами и услугами другого. Пункт 1 статьи 1483 называет обстоятельства, которые препятствуют полному воплощению данного свойства. Обратим внимание на некоторые из них.
Подпунктом 1 предусмотрено в качестве такого обстоятельства содержание элементов, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида. Например, в Постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 01.04.2016 N С01-84/2016 по делу N СИП-571/2015 было отказано в охране товарного знака, так как спорный товарный знак представлял собой форму бутылки для моющего средства, которая являлась обыкновенной формой упаковки для моющих средств. Ввиду этого, данная упаковка не могла индивидуализировать продукт, и тем самым товарный знак не признавался обладающим различительной способностью. Вызывает сомнение позиция Суда об оценке того, насколько данная упаковка является «традиционной» для хранения товаров 3 класса МКТУ (жидкие и сыпучие средства) с точки зрения эргономичности, тем более Суд в своих формулировках указал, что бутылка не обладала явно различимой оригинальностью, и отдельные элементы такую оригинальность ей не придают. Здесь возникает пробел в регулировании, заключающийся в возможности субъективной оценки критериев неповторимости бутылки, степень ясности различимости также остаётся под вопросом и фактически отдана на усмотрение судьи.
Подпункт 2 предполагает отсутствие охраноспособности товарного знака в случае содержания в нём элементов, являющихся общепринятыми символами и терминами. Рассмотрим данный подпункт в двух смыслах. Стоит привести решение Суда по интеллектуальным правам от 28 января 2019 г. по делу N СИП-360/2018, в котором СИП удовлетворил требование о признании недействительным решения Роспатента об удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку, поскольку вывод Роспатента об отсутствии у спорного товарного знака различительной способности не подтверждает факта известности потребителю данного обозначения. Согласно доводам истца (ООО "БонтемпиРест") Роспатент, признавая спорный товарный знак, не обладающий различительной способностью, принял во внимание доказательства третьего лица, касающиеся возникновения ассоциативных связей между этим товарным знаком и блюдом итальянской кухни у потребителей в зарубежных странах. Данные доказательства выполнены полностью либо частично на иностранном языке и недоступны среднему неискушенному российскому потребителю, поскольку такая информация может быть доступна лишь лицам, свободно владеющим иностранными языками, а сам факт ссылки на них в оспариваемом решении является грубым процедурным нарушением рассмотрения возражения. Из оспариваемого ненормативного правового акта следует, что Роспатент, делая вывод о несоответствии государственной регистрации спорного товарного знака положениям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, исходил из того, что обозначение "PINZA" является указанием на одноименное блюдо итальянской кухни, разновидность пиццы, и что данное обозначение как наименование этого блюда широко известно российскому потребителю. В итоге суд пришёл к выводу о том, что представленными обществом "ПИНСА БИСТРО" с возражением доказательствами, на основании которых Роспатент сделал вывод об отсутствии у спорного товарного знака различительной способности, не подтверждается факт известности рядовому российскому потребителю обозначения "PINZA", а, следовательно, вывод Роспатента о том, что государственная регистрация спорного товарного знака в отношении товаров 30-го "мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, пицца; тесто для пиццы" и услуг 43-го "услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; услуги баров; рестораны; рестораны самообслуживания; пиццерии" МКТУ противоречит требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, является необоснованным.
Также существует решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 20 июля 2017 г. по заявке N 2005715227 Об оставлении в силе правовой охраны товарного знака "РАССТАНОВКА", в котором истец утверждал, что сам по себе данный термин не обладает различительной способностью, так как представляет собой общепринятый термин, используемый многими отечественными и зарубежными психологами для продвижения своих услуг и не вызывающий ассоциаций с правообладателем оспариваемого товарного знака. Отмечалось, что ни по состоянию на дату приоритета оспариваемого товарного знака (24.06.2005), ни на дату подачи возражения (05.05.2017) слово "расстановка" не было закреплено в терминологических и специальных словарях в качестве термина в области психологии, психотерапии, бизнеса, маркетинга, обучения и образования, т.е. в тех областях, к которым относятся услуги 35, 41 и 44 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак. Лицо, подавшее возражение, утверждало, что обозначение "расстановка" следует считать термином, широко признанным для обозначения самых разнообразных видов терапевтической и консультационной работы и широко используемым в профессиональном сообществе, научных публикациях". Однако в подтверждение утверждения о широкой известности этого метода до даты приоритета оспариваемого товарного знака в возражении были представлены выдержки из пяти книг, изданных малым тиражом (от 3000 до 5000 экз.), представлявшие собой перевод с немецкого языка, при этом научным редактором этих книг являлся директор и учредитель правообладателя оспариваемого товарного знака. В итоге материалами возражения не было подтверждено, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака обозначение "РАССТАНОВКА" получило широкое распространение в качестве общепринятого термина не только в области бизнеса, маркетинга и обучения, но и в области психологии и психотерапии.
Исходя из вышеназванных примеров, представляется возможным существование двух ветвей развития практики по данной статье: тех, что связаны с неизвестностью термина на момент регистрации товарного знака, и тех, что связаны с применением общеизвестного термина к организациям, не соответствующим в своей деятельности значению этого термина.
Касаемо пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, содержание в товарном знаке информации, ложной или способной ввести в заблуждение потребителя, либо же противоречащей общественным интересам, принципам гуманности и нормам морали, является основанием для отказа в регистрации такого знака. Чаще всего такие дела могут быть связаны с недобросовестной конкуренцией, в частности, при указании на негативные свойства конкурента при представлении нарушителями своего продукта в положительном ключе, а также при незаконном использовании товарного знака в своих интересах, сводящихся по большей части к извлечению прибыли. Нормы о ложности и введении в заблуждение часто коррелируют с нормами, касающимися степени сходства либо смешения товарных знаков, что со стороны законодателя довольно логично, так как положения п. 9 ст. 1483 ГК РФ в определённом смысле имеют основание в виде п. 3 данной статьи, которая, в двух пунктах формулируя критерии недобросовестности, определяет суть нарушений, указанных в п.9. Можно отметить решение Суда по интеллектуальным правам от 14.07.2017 по делу N СИП-159/2017. По материалам решения в Роспатент 01.11.2016 от компании «SOSU COMPANY LIMITED», компании «Mʼs Planning Co.Ltd» и общества «Осака» поступило возражение против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное его несоответствием пункту 3 статьи 1483 ГК РФ ввиду способности ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя, а также несоответствием пункту 9 статьи 1483 Кодекса, поскольку оспариваемый товарный знак представлял собой изображение персонажа, авторское право на которое у «SOSU COMPANY LIMITED» возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака. По результатам рассмотрения возражения Роспатентом принято решение от 13.01.2017, которым предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 580080 признано полностью недействительным ввиду его несоответствия требованиям подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ. При этом доводы возражения относительно несоответствии оспариваемого товарного знака подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ были признаны Роспатентом недоказанными. Конечным решением СИПа в удовлетворении требования было отказано, так как оспариваемый товарный знак представлял собой незначительно переработанное изображение персонажа, авторское право на которое возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, а компания, получив исключительное право на изображение, стала использовать этот элемент для маркировки своей продукции, введенной в хозяйственный оборот на территории РФ до даты приоритета оспариваемого товарного знака.
Наконец, пункт 6 статьи 1483 ГК РФ связан с тем, что охраноспособность товарных знаков не может быть осуществлена в том случае, если эти объекты тождественны или сходны до степени смешения с товарными знаками других лиц. В качестве примера можно привести Решение Суда по интеллектуальным правам от 10 апреля 2017 г. по делу N СИП-2/2017. Из материалов данного дела следует, что на имя заявителя 27.02.2014 Международным Бюро Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности зарегистрировано словесное обозначение "INFLAXIB" в качестве товарного знака за N 1193535 в отношении товаров 5-го класса МКТУ для регистрации знаков, с конвенционным приоритетом от 27.08.2013. При подаче заявки на международную регистрацию названного товарного знака Компанией испрашивалась правовая охрана, в том числе на территории Российской Федерации. По результатам проведения экспертизы Роспатентом 25.09.2015 на основании подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны названному товарному знаку на территории Российской Федерации в отношении заявленных товаров 5-го класса МКТУ. Указанному обозначению был противопоставлен товарный знак "ИНФЛОКСИМ" по свидетельству Российской Федерации N 278215, зарегистрированный ранее на имя общества в отношении однородных товаров. Не согласившись с указанным решением, Компания 20.07.2016 обратилась в Роспатент с возражением, который принял решение об отказе в его удовлетворении и мотивировал его тем, что заявленный на регистрацию на территории Российской Федерации товарный знак Компании представляется сходным до степени смешения с товарным знаком общества, который зарегистрирован для однородных товаров, вследствие чего Роспатент сделал вывод о невозможности предоставления правовой охраны международному товарному знаку N 1193535 на территории Российской Федерации вследствие наличия препятствий, предусмотренных подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ. В итоге СИП отказал в признании недействительным решения Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака, поскольку собранными доказательствами установлено, что оспариваемое решение Роспатента не противоречит закону, в связи с чем в регистрации обозначения в качестве товарного знака отказано правомерно. Вопросы к решению Роспатента вызывает критерий степени смешения товарного знака. Исходя из того, что было признано возможным найти определённую степень смешения в словесных обозначениях “INFLAXIB” и “Инфлоксим”, можно прийти к выводу, что охраноспособность товарного знака ставится под сомнение, если под характер тождества или степени смешения попадает хотя бы половина обозначения, данный порог, по всей видимости, может являться определяющим в непредоставлении товарному знаку правовой охраны.
Наряду с проблемными аспектами в указанной классификации обстоятельств, препятствующими регистрации товарного знака, можно также упомянуть нюанс, касающийся охраноспособности словесных элементов в комбинированном товарном знаке, а также группу нетрадиционных товарных знаков.
Согласно пункту 1 статьи 1482 ГК РФ в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Судебная практика пришла к тому, что в случае, если словесный элемент (а равно и словесное обозначение) представляет собой общепринятое понятие и содержится в комбинированном товарном знаке, то он не обладает признаками охраноспособности, и их использование другими лицами, в том числе в предпринимательской деятельности, в силу закона в любом случае не может признаваться нарушением исключительных прав (Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 12.12.2014 N 301-ЭС14-1129 по делу N А82-12905/2013). В то же время указывается, что такой элемент не должен занимать в нём доминирующего положения в силу абзаца 6 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ. В подпункте 2.2 пункта 2.11 Приказа Роспатента от 23.03.2001 N 39 (ред. от 06.07.2001) "Об утверждении Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений" приведена ситуация, когда неохраняемые элементы товарного знака являются связанными грамматически, образуя неохраняемую часть знака (группу элементов), и сведения о такой неохраняемой части товарного знака приводятся в виде сочетания слов. Приводится и пример: в товарном знаке "NAVIGATOR SMALL BEER" для товара "пиво" в качестве неохраняемого сочетания слов целесообразно указать SMALL BEER (слабое пиво). Однако до сих пор нет чёткого процентно-количественного критерия предельного размера неохраняемого словесного элемента так, чтобы товарный знак смог обладать признаками охраноспособности.
Что касается охраны нетрадиционных товарных знаков, то несмотря на то, что такие знаки не поименованы в ст. 1482 ГК РФ, они могут быть зарегистрированы на территории РФ. В зарубежных правовых системах они получили гораздо большее и ранее распространение. Главная их черта, отличающая их от традиционных знаков, заключается в том, что они не имеют законченной физической формы или выраженной графической черты. Уже известен случай регистрации крупными российскими компаниями своего цвета как товарных знаков – зелёного (Сбербанк (св. № 556088)), красного (МТС (св. № 560598)) и синего (ГАЗПРОМ (св. № 561631)) соответственно. Также известны случаи регистрации розового (Реккит Бенкайзер Н.В (св. № 310048) и бирюзового (Тиффани энд Компани (св. № 560852)) цветов. Обоснованность регистрации цветов в качестве товарных знаков Роспатентом заключается в строгой ассоциации оттенка с деятельностью данных компаний. В то же время перед данными компаниями открывается широкий простор для подачи иска в отношении товарных знаков, сходных до степени смешения, и исход возможных судебных решений представляется на откуп судам и экспертизе1. Стоит отметить, что с цветовыми знаками связаны и световые, обозначающие последовательность и длительность свечения сигналов и/или световых символов с указанием их характеристик (например, товарный знак №345836, где правообладателем является компания “Microsoft Corporation”)
В отношении других нетрадиционных товарных знаков имеют место доктринальные классификации. Представляется обоснованной классификация В. Китайского2. Первым типом является вкусовой знак, который имеет сходство со знаками-запахами. Стоит отметить, что возможность регистрации обонятельных товарных знаков предусмотрена Законом о товарных знаках Великобритании от 1994 года. США также предусматривает регистрацию обонятельно-вкусовых товарных знаков, так, был зарегистрирован аромат жевательной резинки Bubble Gum. Вторым типом являются знаки-динамические образы, в качестве которых позиционируются кино-, видео – клипы и движущиеся логотипы для телевизионных шоу (например, заставка компании Metro-Goldwin-Meyer), и сюда можно также отнести звуковые товарные знаки, охрана которых предусматривается французским и немецким законодательством3. Третьим типом могут считаться голографические товарные знаки – визуально изменяющиеся в зависимости от угла зрения обозначения. Случаи их регистрации немногочисленны, так как они не могут быть полноценно опубликованы в печатных изданиях, однако есть практика их применения на защищённой продукции наподобие этикеток, упаковок и банкнот. Преимущество голографического товарного знака заключается в сложной структуре голограммы и процесса её создания, что делает невозможным копирование недобросовестными конкурентами. Четвёртым типом являются жестовые товарные знаки, их случай регистрации был зафиксирован в странах Бенилюкса - ножницеобразное движение указательного и среднего пальца руки, указывающее на коммерческое обозначение шоколадных палочек TWIX. В качестве возможного в будущем знака В.Е. Китайский позиционирует тактильный товарный знак, однако известно, что уже в 2012 году некоммерческой организацей «Фонд взаимопомощи незрячих и слабовидящих с активной жизненной позицией» была произведена регистрация в качестве товарного знака рельефно-графического изображения для контакта с незрячими потребителями4.
Таким образом, в отношениях, связанных с регулированием охраноспособности товарных знаков, существует достаточное количество дискуссионных, противоречивых и просто качественно новых для российской системы прав на средства индивидуализации моментов. К ним, в частности, относятся недостаточная ясность и строгие пределы критериев неповторимости товарного знака, недостаточное обозначение границы тождества и степени смешения словесных товарных знаков, а также отсутствие регулирования предельного размера неохраняемого словесного элемента. С основой на судебной практике может быть показана органичная сочетаемость правового регулирования норм пунктов 3, 6 и 9 ст. 1483 ГК РФ и построение условий, препятствующих охраноспособности товарного знака, в целостную классификацию. Также стоит отметить выделение качественно новой сферы нетрадиционных товарных знаков, которая в нашей стране только получает своё развитие и подробно легально не закреплена, и видится возможным создание консолидированных норм с внесением изменений в ст. 1482 ГК РФ.